第十三章 分割及改請

申請專利時,應就每一創作各別申請。但符合「屬於一個廣義創作概念」之二個以上創作,申請人也可以選擇併為一案申請。凡不符合一創作一申請之專利,或已併案申請之專利,得為分割之申請。

申請專利後,申請人如發現其申請專利之種類錯誤,或認有變更其原申請案專利種類之必要時,得經由改請程序而改為合法及符合申請人權益之其他專利種類之申請案,並以改請前原申請案之申請日,作為改請後新申請案之申請日,以避免影響專利要件之判斷。

有關申請分割或改請之主體、應遵守之法定期間、應備文件、應記載事項及其他程序審查要點及處理作業,為本章規範重點。

1.申請分割

申請專利之發明、新型或設計,實質上為2個以上之發明、新型或設計時,經專利專責機關通知,或據申請人申請,得為分割之申請。

申請分割,不得變更原申請案之專利種類。例如:原申請案是發明專利,分割申請也應該是發明專利。如分割後之申請案欲變更專利種類者,應另提改請申請。

分割後之分割案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,於此專利技術或技藝揭露內容不超出之原則下,其發明人應為原申請案發明人之全部或一部分,不得增加原申請案所無之發明人。

發明專利初審、再審核准審定後、新型專利核准處分後所為分割,應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同創作者,申請分割。至於是否屬相同創作者?將於實體審查時依法審查。

1.1申請分割之人

分割申請案之申請人應與原申請案之申請人相同,如不相同時,應通知申請人限期補正。申請人可就原申請案辦理申請權讓與,使分割申請案與原申請案之申請人相同。原申請案之申請人亦可僅將分割部分之專利申請權讓與分割申請人,而檢附原申請案之申請人簽署之申請權讓與證明文件。屆期未補正者,分割申請應不予受理。

原申請案之專利申請權為共有者,申請分割時應共同連署。但約定有代表者,從其約定。

1.2申請分割之法定期間

發明專利申請案之分割,應於原申請案再審查審定前,或於原申請案初審、再審查核准審定書送達後3個月內申請。

新型專利申請案之分割,應於原申請案處分前,或於原申請案核准處分書送達後3個月內申請。

設計專利申請案之分割,應於原申請案再審查審定前申請。

在原申請案審定或處分前申請分割者,必須原申請案仍繫屬專利專責機關,始得為之。若原申請案已經撤回、拋棄或不受理時,則不得申請分割。又發明、設計專利申請案初審不予專利之審定書已送達者,須依法先申請再審查,並繳納再審查規費,使原申請案繫屬於再審查階段,始得提出分割之申請。

1.3應備文件及應記載事項

發明專利申請案申請分割者,每一分割案,應備具下列申請文件:

(1) 分割申請書,除應載明專利申請之相關基本資料外,應填寫原申請案之申請案號。援用原申請案之優先權及就相同創作於同日分別申請發明及新型專利之主張者,應於申請書聲明。

(2) 分割案之說明書、申請專利範圍、摘要及圖式。

(3) 如須寄存生物材料者,其寄存證明文件。

新型專利申請案申請分割者,每一分割案,應備具之申請文件參照發明專利申請案之規定。

設計專利申請案申請分割者,每一分割案,應備具下列申請文件:

(1) 分割申請書(參照發明分割申請書之規定)。

(2) 分割案之說明書及圖式。

1.4分割申請案受理後之相關規定

分割案,仍以原申請案之申請日為申請日。原申請案已有主張優先權者,分割案仍得主張優先權;原申請案已有主張生物材料寄存者,分割案仍應檢附生物材料寄存證明文件。原申請案如符合優惠期相關規定者,分割案亦得援用。惟原申請案所主張之聲明事項業經處分不予受理確定者,分割案不得再行主張。

原申請案聲明就相同創作於同日分別申請發明及新型專利者,分割案得以援用,但以分割申請時聲明為必要,不得事後補聲明援用。

自分割案再分割之申請案,仍以原申請案之申請日為其申請日;並得援用原申請案之聲明事項,其依法應於申請時聲明之事項,於再分割申請時亦應聲明援用,不得事後補聲明援用。

發明分割案,如有申請實體審查之必要,應自原申請案申請日後3年內申請實體審查。如申請分割時已逾前述3年期間者,得於申請分割之日後30日內申請實體審查。

申請人於原申請案再審查時申請分割者,分割案應續行再審查程序,故應繳納分割申請費及再審查申請費。

發明專利申請人於原申請案初審、再審查核准審定書送達後3個月內申請分割者,初審核准後提出之分割申請案續行初審審查程序,再審查核准後提出之分割申請案續行再審查審查程序。新型專利申請人於原申請案形式核准處分書送達後3個月內申請分割者,續行形式審查程序。

被據以主張國內優先權之先申請案於申請日後15個月視為撤回前,雖仍繫屬於專利專責機關,然實質上已為後申請案所取代,且不再續行審查程序,惟基於保護先申請案之利益,在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下,於後申請案審定前,得辦理分割申請。

原申請案經分割後,申請人如欲撤回分割之申請,鑑於原申請案之標的已分割為2個申請案,無從回復分割前之狀態,該撤回分割之申請應不予受理。惟申請人得撤回分割後之申請案。

2.申請改請

申請人於提出專利申請後,認有必要時,得於法定期間內提出改請申請。

不同專利種類間之改請得為下列態樣:

(1)發明改請新型。

(2)發明改請設計。

(3)新型改請發明。

(4)新型改請設計。

(5)設計改請新型。

相同專利種類之改請得為下列態樣:

(1)獨立設計改請衍生設計。

(2)衍生設計改請獨立設計。

(3)專利法修正施行前申請之聯合新式樣改請獨立設計。

2.1申請改請之人

改請申請案之申請人應與原申請案之申請人相同,如有不相同時,應通知申請人限期補正。申請人可就原申請案辦理申請權讓與,使改請申請案與原申請案之申請人相同。屆期未補正者,改請申請應不予受理。

原申請案之專利申請權為共有者,申請改請時應共同連署,但約定有代表者,從其約定。

2.2申請改請之法定期間

改請之申請,有下列情事之一者,不得為之:

(1)原申請案准予專利之審定書、處分書送達後。

(2)原申請案為發明或設計,於不予專利之審定書送達後逾2個月。

(3)原申請案為新型,於不予專利之處分書送達後逾30日。

在原申請案審定或處分前申請改請者,必須原申請案仍繫屬專利專責機關,始得為之。若原申請案已經撤回、拋棄或不受理時,則不得申請改請。

發明、設計專利於初審不予專利之審定書送達後,僅得就申請再審查或改請擇一為之;發明或設計專利於再審查不予專利之審定書送達後,或新型專利於不予專利之處分書送達後,如申請改請並提起訴願者,應探知申請人真意,若申請人表示續行訴願者,因其已就原專利標的向上級機關提起救濟,已非繫屬於專利專責機關,所提改請申請,應不予受理。

2.3應備文件及應記載事項

原申請案改請為發明或新型者,應檢送改請申請書、說明書、申請專利範圍及圖式;改請為設計者,應檢送改請申請書、說明書及圖式。原申請案之委任書、優先權證明、優惠期或生物材料寄存證明等文件因已見於原申請案內,無庸再行檢送。

2.4反復改請相關規定

原申請案一經改請,若該原申請案業經實體審查,發出第1次審查意見通知,基於「禁止重複審查」之法理,不得將改請案再改請為原申請案之種類,包括態樣如下:

(1) 發明改請新型後,再改請發明。

(2) 設計改請新型後,再改請設計。

(3) 獨立設計改請衍生設計後,再改請獨立設計。

(4) 衍生設計改請獨立設計後,再改請為原設計的衍生設計。

若發明申請案尚未經實體審查,改請為新型後,再改請為發明;衍生設計經改請為獨立設計,再改請為原設計以外之獨立設計的衍生設計,並無重複審查之情事,得受理其改請。

2.5改請受理後之相關規定

改請案,仍以原申請案之申請日為申請日。原申請案已有主張優先權者,改請案仍得主張優先權;原申請案已有主張生物材料寄存者,改請案仍得援用。原申請案如符合優惠期相關規定者,改請案亦得援用。惟原申請案所主張之聲明事項業經處分不予受理確定者,改請案不得再行主張。

改請發明案如有申請實體審查之必要時,應自原申請案申請日後3年內為之,如改請發明時已逾前述3年期間,得於改請發明後30日內申請實體審查。

申請案一經改請後,原申請案已不復存在,申請人不得撤回改請申請,回復為原申請案之專利種類。