第三章 新型專利技術報告
1.前言
新型專利採形式審查制度,對於是否合於產業利用性、新穎性、進步性等專利要件並不進行實體審查,因此新型專利權的權利內容處於不確定之狀態。為避免專利權人不當行使此一不確定的權利,而造成權利濫用之情形,或非專利權人為評估新型專利之有效性及相關引用文獻內容,任何人得於新型專利公告後,申請新型專利技術報告,作為權利行使及技術利用之參考。
新型專利技術報告,係屬機關無拘束力之報告,其性質上並非行政處分,比對之結果縱然認為該新型專利不符實體要件,因該權利並未被撤銷,故申請人對新型專利技術報告之比對結果,不得提起行政救濟。
申請新型專利技術報告之事實必須刊載於專利公報,以使社會大眾及利害關係人知悉,若允許撤回該技術報告之申請,將使他人無從得知該技術報告是否續行,故新型專利技術報告之申請,不得撤回。
2.新型專利技術報告之申請
2.1申請人
按新型專利權人行使新型專利權時,須提示新型專利技術報告,以進行警告,另第三人為釐清新型專利是否合於專利要件,亦有參考新型專利技術報告之必要,因此,對於申請新型專利技術報告之資格,不應予以限制,任何人皆得向專利專責機關提出申請。
2.2申請時機
新型專利技術報告之申請時機,說明如下。
(1)專利權存續期間
新型專利申請案經公告後,任何人始得申請新型專利技術報告,惟若提出申請時,該新型專利已核准處分並繳費領證,但尚未公告者,為免申請人重行新型專利技術報告之申請程序,專利專責機關得暫緩處理,俟新型專利公告後再續行程序。
(2)專利權當然消滅後
新型專利權當然消滅後,與其權利相關之救濟、紛爭,仍有可能存續進行或重新開啟,從而有參考新型專利技術報告之必要,是於新型專利權當然消滅後,任何人仍得申請新型專利技術報告。
申請新型專利技術報告時,新型專利之全部請求項經撤銷確定者,其專利權之效力,自始不存在,故已無新型專利技術報告作成之標的,新型專利技術報告之申請將不予受理。惟新型專利之全部請求項經審定舉發成立且繫屬行政救濟者,仍應受理其新型專利技術報告之申請,續行技術報告作成之程序,無須等待行政救濟確定。若受理後,新型專利之全部或部分請求項始被撤銷確定者,仍應作成新型專利技術報告,其中被撤銷確定之請求項均不賦予代碼,但應於比對說明中註明「該請求項已經舉發撤銷確定」之事實。
2.3主張新型專利涉有非專利權人為商業上實施之情事
非專利權人有商業上之實施,新型專利權人欲進行警告而有儘早獲得新型專利技術報告之必要者,申請人得於申請新型專利技術報告時,一併敘明事實並檢附相關證明文件,專利專責機關應於6個月內完成新型專利技術報告。該相關證明文件,例如專利權人對商業上實施之非專利權人之書面通知、非專利權人之廣告目錄或其他商業上實施事實之書面資料。
另非專利權人有涉及新型專利侵權爭議之情事,亦得於申請新型專利技術報告時,一併敘明事實並檢附相關證明文件,請求專利專責機關儘快作成該技術報告。該相關證明文件,例如已接獲新型專利權人提出侵害專利權之存證信函、涉及專利侵權訴訟案件之起訴書或訴訟傳票等文件資料者。
3.新型專利技術報告之比對
3.1新型專利技術報告比對事項
新型專利技術報告依法僅就請求項是否符合新穎性要件中已見於刊物者、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則之事項予以比對並賦予代碼,說明如下:
(1)根據已公開或公告之先前技術文獻,請求項是否具有新穎性。(專利法第120條準用第22條第1項第1款)
(2)根據已公開或公告之先前技術文獻,請求項是否具有進步性。(專利法第120條準用第22條第2項)
(3)請求項是否有擬制喪失新穎性之情事。
(專利法第120條準用第23條)
(4)請求項是否違反先申請原則,但不包括本法102年6月13日生效施行後,第32條第1項前段已分別聲明「一案兩請」者,即同一人就相同創作,於同日分別申請發明專利與新型專利,且於申請時分別聲明者。
(專利法第120條準用第31條第1、2項、第4項)
上述(1)~(4)各項之判斷原則,參照第二篇第三章「專利要件」相關章節。
3.2多次申請新型專利技術報告之處理原則
任何人認有需要均得申請新型專利技術報告,並無次數限制。新型專利技術報告經核發後,將公告以供外界參考。若有申請多次新型專利技術報告,原則上,第2次以後之新型專利技術報告與第1次技術報告之比對結果相符,除非因檢索期間不同(發現其他未經檢索之公開或公告之專利文獻或未經參酌之公開資料)或因專利權人更正申請專利範圍,致其檢索結果或比對之基礎不同。
4.新型專利技術報告之作成
4.1理解新型之內容
於作成新型專利技術報告前,應完整閱讀新型專利說明書、申請專利範圍及圖式,以理解並確認該新型專利的內容。該說明書、申請專利範圍及圖式係以公告本為準。若有經更正核准後之公告本,應以該公告本為準。
4.2確定每一請求項之範圍
新型專利技術報告必須針對每一請求項進行逐項比對並賦予代碼,因此,應就每一請求項所載之所有技術特徵,確定請求項之範圍(參照第二篇第一章2.5「請求項之解釋」),並根據每一請求項之範圍進行檢索。
4.3確定檢索之對象
檢索之對象為最近一次公告本之申請專利範圍內的每一請求項,若於新型專利技術報告作成過程中,伴隨提出更正案,該新型專利技術報告之處理應依本章5.「作成新型專利技術報告應注意事項」(1)辦理。另新型專利權經舉發審查成立撤銷部分請求項確定者,並不進行先前技術之檢索及比對,僅就未被撤銷之請求項進行檢索及比對。
4.4確定檢索之範圍
由於新型專利技術報告所比對的事項係新穎性(僅限於已見於刊物者,不包括已公開實施或已為公眾所知悉者)、擬制喪失新穎性、進步性(僅限於已見於刊物者,不包括已公開實施或已為公眾所知悉者)及先申請原則,因此,應檢索比對的文獻範圍包括申請日前(若主張優先權者,則為優先權日)已公開或公告之刊物,以及同日申請之發明或新型專利。
前述所稱之刊物,指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體,其包括國內外專利公報,期刊雜誌、研究報告、書籍、論文及型錄等,詳參第二篇第三章2.2.1.1「已見於刊物」。
對「擬制喪失新穎性」之比對,國內引用文獻之檢索範圍限於申請日前已申請,且申請日之後至實際作成新型專利技術報告完成日前已公開或公告的本國專利文獻。
對「先申請原則」之比對,國內引用文獻之檢索範圍限於申請日前(含申請日)已申請,且申請日之後至實際作成新型專利技術報告完成日前已公告的本國專利文獻。
4.5賦予比對結果代碼
根據前述步驟,針對每一請求項進行逐項比對並賦予「1、2、3、4、5、6」其中一個代碼,代碼之意義說明如下:
代碼1:本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,不具新穎性。(專利法第120條準用第22條第1項第1款)
代碼2:本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,不具進步性。(專利法第120條準用第22條第2項)
代碼3:本請求項的創作,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同。(專利法第120條準用第23條)
代碼4:本請求項的創作,與申請日前提出申請的發明或新型專利案之創作相同。(專利法第120條準用第31條第1項、第4項)
代碼5:本請求項的創作,與同日申請的發明或新型專利案之創作相同。(專利法第120條準用第31條第2項、第4項,不包含專利法第32條第1項前段已分別聲明「一案兩請」者)
代碼6:無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻。
此外,若說明書未明確且充分揭露或請求項記載不明確而導致難以進行有效的檢索與比對時,或技術報告受理後請求項經更正刪除或經撤銷確定者,將不賦予代碼,惟應於比對說明中敘明事實及理由。
4.6寄送「技術報告引用文獻通知函」
對申請專利範圍中每一請求項逐項比對後,依引用文獻之記載,若判斷有任一請求項不具新穎性及(或)不具進步性等要件(比對結果代碼1~5)時,應以「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人針對前述事項提出說明。
「技術報告引用文獻通知函」應列示引用文獻名稱(或專利公開號、公告號)與公開(或公告)日,及每一請求項違反之新穎性、進步性等要件,並於所引用文獻中標示對應之段落、內容或圖式。相關引用文獻應併同「技術報告引用文獻通知函」送達專利權人。
審查人員應就專利權人之回復說明或提供之資料,判斷是否會變更先前所為某一請求項之比對結果,若須重新檢索及比對,且經檢索發現有新的引用文獻足以證明任一請求項有違反新穎性、進步性等要件者,應再次寄送技術報告引用文獻通知函。
「技術報告引用文獻通知函」係就新型專利技術報告所為比對結果之前置說明,基於新型專利技術報告作成之時效性,針對該通知函之回復說明,並無申請延期及面詢適用之情事。
4.7作成及核發新型專利技術報告
新型專利技術報告包含先前技術資料範圍、比對結果、引用文獻、以及比對說明等。
原則上,以申請人能理解之方式,記載比對結果之理由。
(1)否定新穎性及進步性等要件
a.比對結果代碼為1、3時,應記載引用文獻中作為認定請求項不具新穎性或擬制喪失新穎性要件之特定內容、段落或圖式。
b.比對結果代碼為2時,應記載引用文獻中作為認定請求項不具進步性要件之特定內容、段落或圖式所揭露的對應特徵。
c.比對結果代碼為4、5時,應指明引用文獻中對應該新型專利相同創作之請求項。
(2)因說明書未明確且充分揭露或請求項不明確,致使無法充分進行新穎性、進步性等要件之比對時,若審查人員可由說明書、申請專利範圍及圖式之記載,以及申請時之通常知識,針對請求項設定合理的前提條件,則可基於該前提條件來進行新穎性、進步性等要件的比對,惟應於比對說明中敘明該事實、理由及所設定之前提(參案例4)。
(3)說明書未明確且充分揭露或請求項記載不明確而導致難以進行有效檢索與比對時,應於比對說明記載其事實及理由,惟不賦予比對結果代碼。
若審查人員無法發現足以否定請求項之新穎性、進步性等要件的先前技術文獻(比對結果代碼6),應記載該技術領域中一般技術水準之參考文獻,並直接作成及核發新型專利技術報告。
經「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人,審查人員於檢視專利權人之回復說明或提供之資料後,若無須重新檢索及比對,則得依該通知函所示之引用文獻作成及核發新型專利技術報告。
專利權人逾期未回復「技術報告引用文獻通知函」,基於新型專利技術報告作成之時效,得逕依通知函內容作成及核發新型專利技術報告。
5.作成新型專利技術報告應注意事項
(1)作成新型專利技術報告時,應先查詢是否有更正或舉發案繫屬專利專責機關。如有更正依下列原則處理。
a.若無舉發案繫屬,原則上俟更正之結果作成新型專利技術報告。
b.若有舉發案繫屬,由於該更正依法應與舉發案合併審查及合併審定,原則上俟舉發案及其合併之更正審定後,再依更正結果作成新型專利技術報告。惟若有申請人為專利權人,主張有非專利權人為商業上實施、或申請人為非專利權人,主張有涉及專利侵權爭議、或舉發案之案情複雜等情事,得依更正前之請求項進行比對,作成新型專利技術報告。
c.前述更正案或更正申請,經審查准予更正者,於作成新型專利技術報告時,應於「備註」欄中註記該技術報告進行比對所依據之更正本的公告日期,例如「本新型專利技術報告依○年○月○日公告之更正本進行比對」。
(2)於新型專利技術報告發文前,有任何人(含申請人)主動提供有關比對新穎性、進步性等書面資料供審查人員參酌者,若該等資料會影響某一請求項之比對結果,應列為技術報告之引用文獻。反之,若不能作為比對參酌之依據者,審查人員得考慮將其列為一般技術水準之參考文獻。此外,若該新型專利有本法102年6月13日生效施行後第32條第1項前段已分別聲明「一案兩請」之情事,且該同一人同日申請之發明專利申請案已有第三方意見提供之引證文件者,審查人員亦應參酌。
(3)經檢索發現有同一人就相同創作於同日申請之發明專利申請案,若該發明先前經實質審查已發現有違反新穎性、進步性、擬制喪失新穎性或先申請原則等不准專利事由,原則上應參酌該佐證不准專利之先前技術文獻。
(4)新型專利有本法102年6月13日生效施行後第32條第1項前段已分別聲明「一案兩請」之情事,應於該技術報告之「備註」欄中加註說明,例如「本新型專利與第○○○號發明專利案有專利法第32條第1項前段『一案兩請』之適用」。審查人員仍應檢索其他先前技術文獻,進行新穎性、進步性等要件之比對並賦予代碼,若未發現足以否定請求項之新穎性、進步性等要件的其他先前技術文獻,應賦予比對結果代碼「6」。
(5)第一次比對結果代碼為1~5之請求項,於其後續申請之新型專利技術報告(例如e02)的比對結果代碼亦為1~5者,仍應再寄送「技術報告引用文獻通知函」通知專利權人提出說明。
(6)若新型專利技術報告申請人非為專利權人,新型專利技術報告除送達申請人外,應副知專利權人。
(7)若新型專利技術報告申請後至作成前有專利權讓與之情事者,新型專利技術報告除送達申請人外,應副知受讓人。
(8)若無法發現相關先前技術文獻而賦予比對結果代碼為6的請求項,須記載顯示一般技術水準之參考文獻,若比對結果代碼為1~5的請求項,則無須記載。
6.新型專利技術報告之撰寫例示
審查人員經檢索後,就每一個請求項予以比對,詳實撰寫「先前技術資料範圍」及「比對結果」,如有須特別註明事項時,應在「備註」欄中記載,以完成新型專利技術報告,其完整格式例示如下。
新型專利技術報告 1、申請案號:○○○○○○○○e○○ 2、新型專利證書號數:M○○○○○ a.新型名稱:○○○○○○○○ b.申請日:○年○月○日 c.優先權日:○年○月○日 d.新型專利權人: 名稱:○○○股份有限公司 地址:○○縣○○市○○○○○路○○○號 代理人:○○○(身分種類) e.國際專利分類: G03B 17/04 (2006.01) G03B 5/02 (2006.01) 3、技術報告申請日:○年○月○日 4、技術報告申請人:○○○先生/公司 代理人:○○○(身分種類) 5、完成日:○年○月○日 6、審查人員姓名:○○○委員 7、先前技術資料範圍: a.國內外專利文獻 國際專利分類:G03B 17/04,H05K7/00~7/20 b.非專利文獻: 8、比對結果: 引用文獻一覽表: 請求項 比對結果代碼: 引用文獻: 比對說明:
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例1.不具新穎性
〔新型名稱〕
撥筋壓力棒
〔申請專利範圍〕
1.一種撥筋壓力棒,其包含:一柱體,該柱體包括一柱面;一桿體,包括:一連結端,與該柱體的柱面相連接;以及一工作端;及一桿狀按摩件,設置於該桿體的工作端上。
〔說明〕
經檢索並比對,認定文獻1已揭露請求項1之所有技術特徵,請求項1不具新穎性,新型專利技術報告之比對結果及說明例示如下。
比對結果:
引用文獻一覽表:
1.○年○月○日CN202400○○○U
請求項1
比對結果代碼:1
引用文獻: 1
比對說明:
文獻1說明書第○○頁第○○段及圖2揭露一種點穴T形棒,其包含:一橫棒,供手掌持握,該橫棒包括一柱面;一豎棒,包括:一小圓台,與該橫棒的柱面相連接;以及一工作端;及一桿體按摩件,設置於該豎棒的工作端上。
文獻1中所記載的「橫棒」,相當於請求項1的「柱體」;文獻1中所記載的「豎棒」,相當於請求項1的「桿體」。
文獻1已揭露和本請求項相同之創作。
例2.不具進步性(一)
〔新型名稱〕
藥盒之提醒裝置
〔申請專利範圍〕
1.一種藥盒之提醒裝置,其包含有:一容置單元,係具有多數置放區;一偵測單元,係與容置單元結合;以及一提醒單元,係與容置單元結合且與偵測單元連接,其中各置放區為可透光之材質,且各置放區之底部係具有一凹弧面,另各置放區可為方形、矩形、圓柱形或多邊形。
〔說明〕
經檢索並比對,認定文獻1及文獻2之結合可證明請求項1不具進步性,新型專利技術報告之比對結果及說明例示如下。
比對結果:
引用文獻一覽表:
1. ○年○月○日TW20043○○○○A
2.○年○月○日JP2002-21○○○○A
請求項1:
比對結果代碼:2
引用文獻:1及2
比對說明:
文獻1說明書第○○頁第○○段及圖1揭露具有用藥提示的藥盒,其包含:一盒體,係具有複數容置單元;一感應部,係與容置單元結合;以及一主控單元,係與容置單元結合且與感應部連接。
文獻1中揭露的「盒體」,相當於請求項1的「容置單元」;文獻1中揭露的「感應部」,相當於請求項1的「偵測單元」;文獻1中揭露的「一主控單元」,相當於請求項1的「提醒單元」。文獻1與請求項1之差異在於請求項1另有「其中各置放區為可透光之材質,且各置放區之底部係具有一凹弧面,另各置放區可為方形、矩形、圓柱形或多邊形」之技術特徵。
文獻2圖1及圖2已揭露藥盒為圓柱形且底部有凹面,又說明書第6頁段落〔0043〕第6行已揭露「藥盒本身為半透明塑料材料設計」。
本請求項技術內容為該創作所屬技術領域中具有通常知識者根據文獻1及2之技術內容所能輕易完成者。
例3.不具進步性(二)(有經公告之更正本)
〔新型名稱〕
玻璃防眩板
〔申請專利範圍〕
1.一種玻璃防眩板,包括:一玻璃基板,包括一第一面以及相對該第一面的一第二面,該第一面上形成有一防眩結構層;以及一陶瓷油墨層,設置於該第二面上,且該陶瓷油墨層未覆蓋該第二面的中央區。
2.如請求項1所述的玻璃防眩板,其中該防眩結構層與該玻璃基板連成一體,且該防眩結構層包括多個凹槽。
〔說明〕
經檢索並比對,認定文獻1可證明請求項1不具進步性,文獻1及文獻2之結合可證明請求項2不具進步性,新型專利技術報告之比對結果及說明例示如下。
比對結果:
引用文獻一覽表:
1. ○年○月○日TWM534○○○
2.○年○月○日CN2064○○○○U
請求項1
比對結果代碼:2
引用文獻:1
比對說明:
文獻1請求項1、說明書第○○頁第○○段、第1、2圖記載一種玻璃防眩板,包括:一玻璃基板,包括一第一面以及相對該第一面的一第二面,該第一面上形成有一防眩防藍光層(相當於本案之防眩結構層);以及一遮蓋油墨層,設置於該第二面上,且該遮蓋油墨層未覆蓋該第二面的視窗區(相當於本案之中央區)。
文獻1雖未揭示油墨層為陶瓷油墨層,惟油墨層材質選用陶瓷油墨層係為該新型所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。
本請求項技術內容為該創作所屬技術領域中具有通常知識者根據文獻1及通常知識之技術內容所能輕易完成者。
請求項2
比對結果代碼:2
引用文獻:1及2
比對說明:
關於文獻1所記載的創作之認定,如同請求項1之比對說明。
文獻2說明書第○○頁第○○段及第12圖記載一玻璃防眩板,其中防眩結構層與該玻璃基板連成一體,且該防眩結構層包括多個凹槽。
本請求項技術內容為該創作所屬技術領域中具有通常知識者根據文獻1及2之技術內容所能輕易完成者。
9、備註:
本新型專利技術報告依○年○月○日公告之更正本進行比對。
例4.因請求項之記載不明確,而無法完整進行新穎性、進步性等要件之比對時(須參酌說明書或圖式設定前提來作成技術報告之情形)
〔新型名稱〕
椅子
〔申請專利範圍〕
1.一種如圖1所示坐起來很舒適的椅子。
2.如請求項1之椅子,其坐墊係使用矽膠材質。
〔說明〕
根據說明書及圖式內容設定前提下進行檢索,經檢索並比對,認定文獻1已揭露請求項1之全部技術特徵,請求項1不具新穎性;又請求項2係文獻1之簡單變更,故不具進步性,新型專利技術報告之比對結果及說明例示如下。
比對結果:
引用文獻一覽表:
1. ○年○月○日TW20041○○○○A
請求項1
比對結果代碼:1
引用文獻:1
比對說明:
請求項1「如圖1所示坐起來很舒適」之記載,究指圖1的何種事項,其文義不明,故請求項1之記載不明確。因此,無法完整進行新穎性、進步性等要件之比對,故「如圖1所示坐起來很舒適」這句用語,係參酌說明書與圖式之記載,以在說明書第6頁第13行表示「靠背的部分設有脊背之凹部」的意思前提下,進行比對。
文獻1說明書第5頁與第2圖已揭露「靠背的部分設有脊背之凹部的前後可搖動的椅子」之技術內容。因此,文獻1中已揭露「靠背的部分設有脊背之凹部」。
文獻1已揭露和本請求項相同之技術內容。
請求項2
比對結果代碼:2
引用文獻:1
比對說明:
關於文獻1所記載的創作之認定,如同請求項1的比對說明。
文獻1已揭露其坐墊所選用材質為泡棉,請求項2僅是所選擇的材料不同。
本請求項技術內容為文獻1之簡單變更。
例5.有符合專利法第32條第1項前段「一案兩請」之情形
〔新型名稱〕
一種含竹子纖維之押出吸管。
〔申請專利範圍〕
1.一種含竹子纖維之押出吸管,包括一吸管本體,該本體包含一基材、至少一填充材及至少一增韌材,其中該基材包含一聚乳酸(PLA),該填充材使用竹子纖維,將該基材、該填充材及該增韌材以相互融合並由機器押出成型,以構成具長形結構且呈中空狀的一吸管。
2.如請求項1所述之押出吸管,其中該吸管含有至少一分散劑,該分散劑為蜂蠟、蔗蠟、棕櫚蠟或其任意組合。
〔說明〕
經檢索並比對,認定文獻1可證明請求項1不具進步性;有關請求項2,無法發現足以否定其新穎性、進步性等要件之先前技術文獻。另檢索發現本新型專利與發明專利第107○○○○○號申請案有專利法第32條第1項前段「一案兩請」之情事。新型專利技術報告之比對結果及說明例示如下。
比對結果:
引用文獻一覽表:
1.○年○月○日TWM56○○○○
2.○年○月○日CN1025○○○○○A
請求項1
比對結果代碼:2
引用文獻:1
比對說明:
文獻1揭露一以押出成型之環保吸管,其包括:一植物纖維粉體;以及至少一混合體,與該植物纖維粉體相互融合並押出成型,以構成一管本體,其中該混合體係由聚乳酸(PLA)及聚丁二酸丁二醇酯(PBS)所組成。
文獻1說明書第○○頁第○○段揭露該植物纖維粉體可為甘蔗纖維、椰子纖維、稻稈、稻殼、玉米稈、或木粉等材料。
文獻1揭露之吸管與請求項1之吸管的差異僅在於請求項1以竹子纖維作為填充材,然文獻1已揭露植物纖維粉體可為上述之各種植物材料,是請求項1雖使用竹子纖維作為填充材,然就該新型所屬技術領域中具有通常知識者而言,以不同植物纖維粉體材料進行替換乃屬簡易。
本請求項技術內容為文獻1之簡單變更。
請求項2
比對結果代碼:6
引用文獻:1、2(一般技術水準之參考文獻)
9、備註:
本新型專利與發明專利第107○○○○○號申請案有專利法第32條第1項前段「一案兩請」之適用。