案例十二
一、案件背景及歷程：
（一）第109147058號「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」發明專利申請案，申請人於應檢附優先權證明文件之法定期間內，檢附美國基礎案之全卷影印證明，未於法定期間檢附優先權證明文件，視為未主張優先權。
（二）相關訴願決定及法院判決、裁定：
1.智慧財產及商業法院111年4月28日第110年度行專訴字第55號判決原告（申請人）之訴駁回。
2.經濟部110年9月14日經訴字第11006307760號訴願決定訴願人（申請人）之訴願駁回。
（三）爭點說明：
1.專利法並未明文規定何謂優先權證明文件，按最高行政法院108年判字第517號判決意旨申請人僅須提出足以證明優先權基礎案之申請日、申請案號與原件相符之申請文件謄本1份即可，並無特定項目或範圍上之限制，本案所檢附之文件已符合要件。
2.被告機關稱原告所檢附之文件無「TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111」（依美國專利法第111條授予申請日）字樣，無法認定其申請日受到美國專利及商標局認可賦予申請日，然依美國專利法賦予申請日之文字絕非必要具備之要件，被告機關加諸法律所無之限制。
3.被告機關稱原告檢附之全卷影印證明，並無美國專利商標局優先權證明文件上依美國專利法第111條授予申請日字樣，故非屬優先權證明文件，然就原告提出之商標優先權證明文件範本，其上亦無依法授予申請日字樣，且僅有簡單敘明文字與本案所附證明文件並無差異。
4.基於平等互惠原則，美國專利及商標局並無明文排除全卷影印證明，我國為世界貿易組織成員，依據互惠原則，應給予相同保護。
（四）相關法規：
專利法第29條第2項、第3項、專利審查基準第1-7-4頁。
二、案情說明：
（一）原告於中華民國109年12月31日檢附相關申請文件向智慧局申請發明專利「用於針對眼睛的組合音波及雷射應用的方法及系統」，經智慧局編為第109147058號發明專利申請案進行審查。本案同時主張西元2020年1月3日之美國第62/956,731號基礎案為優先權，經智慧局函請原告應於最早優先權日後16個月內（110年5月3日）檢送優先權證明文件，原告於110年4月30日檢送證明文件至智慧局。
（二）智慧局經查後發現原告110年4月30日檢送之文件並非美國專利商標局核發之優先權證明文件，其文件為全卷影印證明，其封面載明「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THIS OFFICE OF THE FILE WRAPPER AND CONTENTS」（茲證明此附件是官方卷宗紀錄文件內容的真實影本），而非通常美國基礎案優先權證明文件封面所載「THIS IS TO CERTIFY THAT ANNEXED HERETO IS A TRUE COPY FROM THE RECORDS OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE OF THOSE PAPERS OF THE BELOW IDENTIFIED PATENT APPLICATION THAT MET THE REQUIREMENTS TO BE GRANTED A FILING DATE UNDER 35 USC 111.」（茲證明此附件是美國專利商標局紀錄的真實影本，下列已確認專利申請案符合美國專利法第111條（35 USC 111），同意賦予申請日）。
（三）智慧局依專利審查基準第1-7-4頁規定，認原告所檢附全卷影印證明並非優先權證明文件，且申請案已逾檢附優先權證明文件之法定期間，遂依專利法第29條第2項及第3項、處分申請案視為未主張優先權，原告不服，提起訴願，經訴願駁回，再提行政訴訟，經智慧財產及商業法院111年4月28日110年度行專訴字第55判決駁回，原告仍未甘服，現上訴於最高行政法院審理中。
三、裁判摘要：
（一）系爭文件封面記載文字僅為美國專利商標局承認所附文件之內容為官方卷宗紀錄文件之真實影本，並未確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，亦未記載任何證明優先權之文字。被告機關提出之優先權證明文件封面所載文字，除經美國專利商標局確認所附文件為官方卷宗紀錄文件之真實影本外，亦確認該申請案已取得符合美國專利法規定之申請日，二者功用及效力不同，系爭文件並非優先權證明文件。
（二）專利審查基準第1-7-4頁規定：各國所核發之優先權證明文件，均係於確認申請案已符合該國取得申請日之要件後，於所核發之證明文件上載明核發日期、申請案之申請日及申請案號，並將申請日揭露之技術內容（即發明說明書與圖式）併入；核其外觀所具通常形式，多由各國專利專責機關以其官方認證資訊頁（含官方署名、章戳、標記或其他識別圖樣）於上，並將取得申請日之專利申請文件（含說明書、圖式及基本資料）附後，併同緘封成冊，使申請人得憑以向其他專利專責機關證明優先權基礎案之申請日及申請日所揭露之技術內容。因此外國或WTO會員之專利專責機關所核發之申請案執據、電子收據、受理通知、專利證書、核准證明文件、專利公報或全卷影印證明等非屬優先權證明文件，亦不得以法院或其他機關公證或認證之優先權證明文件影本代之。系爭文件並未經美國專利商標局確認系爭申請案已符合該國取得申請日之要件，前揭專利審查基準已明文規定此類全卷影印證明非屬優先權證明文件。
（三）原告所提系爭文件為官方卷宗紀錄文件內容的真實影本，其上所載「FILING DATE」字樣，僅為該申請案之送件日期，與專利申請日並非相同概念，此觀專利法第25條第2項規定「申請發明專利，以申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日為申請日」即明，是以系爭文件上所載送件日既非美國專利商標局依其專利法規賦予之申請日，我國專利專責機關即無法據以判斷系爭申請案是否符合國際優先權之要件，系爭文件自非最高行政法院108年度判字第517號判決意旨所稱優先權基礎案申請日之證明，原告主張系爭文件符合前揭判決所定要件云云，並不可採。
（四）前揭專利審查基準第1-7-4頁規定全卷影印證明非屬優先權證明文件，係因該文件未經專利專責機關審核確認具備專利申請日要件，不具備證明優先權基礎案申請日之效力，無法提供專利專責機關判斷申請人之主張是否符合國際優先權之要件，以達「證明受理之申請文件」目的，核與專利法規定及最高行政法院判決意旨相符，並未增加專利法所無之限制，原告主張不可採。
（五）我國為WTO會員，專利法第28、29條參考巴黎公約及TRIPS規定而為國際優先權相關規定，自係平等保護美國國民於我國申請專利、主張優先權之權利。系爭文件屬未經美國專利商標局認證已具備專利申請日之文件，無法協助專利審查人員認定其優先權日是否合於規定，亦不能確認其專利文件是否缺漏，無法作為優先權證明文件，就此前揭專利法第29條第1至3項、專利法施行細則第26條第1、2項及專利審查基準既有相關規定，自應依各該規定辦理，原告稱於美國專利商標局主張專利或商標優先權時，並無排除全卷影印證明文件之適用，核與前揭規定尚有未合，均難據為本件判斷之依據，原告主張實難採憑。

• 發布日期 : 111-12-01
• 發布單位 : 專利行政企劃組
• 更新日期 : 111-12-01
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