歐洲IP服務臺(European IP Helpdesk)於2023年2月6日發布一份「智慧財產商品化：讓與協議」概要說明書，聚焦於智慧財產(IP)權讓與的概念。

 

讓與對許多商業情境是有利的，舉例而言，當一家企業就其創新科技已無法採用其他手段進行商品化，或是傾向取得一次性給付，則讓與可能會是一個不錯的選擇。這意味著當事人無須考量智慧財產權後續的維護和實施。此外，讓與對於共同研究也十分有益，例如將智慧財產權由其中一位共同研究夥伴手中，移轉給另一個組織。因此，瞭解「何謂智慧財產讓與」至關重要，因為它是開發智慧財產的有效途徑。本概要說明書讓公眾一覽讓與協議的主要條款，並提供一張檢核表，藉此提醒協商讓與協議過程須留意的幾個重要步驟。

 

讓與是智慧財產商品化(例如將智慧財產帶入市場以利進一步開發)的其中一個方法。智慧財產商品化有不同的形式，最常見的三種類型為：讓與(Assignment)、授權與特許經營(Licensing and franchising)、合資協議與衍生企業(Joint venture and spin-off)。

 

智慧財產開發要取得財務上成功，除了要選擇適合的商品化型態，也取決於企業的商業目標、智慧財產形式及可支配的經濟資源。

 

再者，風險也須納入考量。儘管風險的本質取決於商品化的類型，辨識、評估與管理風險將提供企業更多安全保障。商品化活動的智慧財產風險可能會與產品及服務的本質、保密、法律和財務事項，以及商業聲譽有關。

 

風險評估是針對事件發生的可能性(例如所有權爭議、第三方侵權等)以及相關後果(例如無關、中度或高度影響)進行衡量。根據評估結果，組織便能就採取何種風險管理行動進行適當決策(例如投保合適的保險、檢視合約裡的相關條款等)。

 

本概要說明書並無法涵蓋全面的資訊，如欲瞭解何種商品化途徑最適合組織，以及解決合約之複雜法律議題，建議尋求專業管道協助。

 

一、瞭解讓與協議

智慧財產權讓與指的是將一項智慧財產權，諸如專利、商標或著作權的所有權，從一方(讓與人)移轉到另一方(受讓人)，並由受讓人成為該智慧財產權的新所有權人。智慧財產權讓與移轉了無形資產的所有權，一如有形資產的買賣契約。

 

二、易與讓與混淆之概念

智慧財產讓與不應與其他法律工具，例如授權協議、契約權利與義務的讓與混為一談。

 

(一)授權協議

授權協議是智慧財產持有者(授權人)透過契約，允許另一方(被授權人)在契約條款規定範圍內使用其智慧財產。若在無授權協議的情形下使用他人智慧財產，則可能構成侵權。舉例來說，當您購買軟體時，便取得軟體授權；或是透過商標授權，允許製造商在產品上印刷公司Logo。因此，授權協議並無涉及所有權的移轉，智慧財產所有權仍由授權人所持有。讓與則包含所有權的移轉。

 

(二)契約權利與義務的讓與

在承攬契約和授權協議中，通常能找到與權利、義務之讓與有關的條款。

 

於此情形，讓與指透過契約就權利與義務進行移轉，而非就特定智慧財產資產的所有權移轉。

 

(三)勞動契約內揭露發明之義務

對於許多研究者和受雇人來說，執行業務過程所創造的發明，必須向其雇主揭露。此項義務可能會被納入勞動契約或研究者(或受雇人)與其雇主所締結的其他協議內。部分雇主例如大學甚至會提供研究者範本，以協助他們揭露發明。揭露發明的義務僅為幫助雇主和其智慧財產代理人保護該發明，並非智慧財產讓與，儘管實務上此項義務通常會伴隨權利的讓與。

 

三、瞭解智慧財產讓與的好處與風險

智慧財產權商品化，多半是在授權以及讓與之間進行取捨，因為對一個組織來說，利用自身所擁有的資源進行商品化不一定可行，也不一定是最好的選擇。

 

在這樣的情形下，企業必須評估每一種商品化途徑的利弊。下表為讓與與授權的優點與風險：

 

	讓與	授權
優點	1. 快速取得現金流報酬：讓與的付款通常是「一次性給付」，與授權協議不同。 2. 讓與人無須就智慧財產權進行後續管理，包括延展註冊或監督侵權。	1. 在授權協議下進行開發，能使智慧財產持有者持續利用其智慧財產(例如獨家授權或非專屬授權)。 2. 授權人能持續掌控其智慧財產。 3. 授權人能進入那些他們無相關經驗或無法進入的新市場。
風險	1. 失去智慧財產權的主導權。一旦讓與實施，讓與人的使用可能構成侵權，除非協議中已指明可進行特定使用。 2. 在沒有資深專業員工，或讓與人尚未建立商業網絡的情形下，本途徑較無吸引力。	1. 授權協議多半能建立長期的商業夥伴關係，可能產生所有權人取得較低權利金的風險，例如一項新技術進入市場的時候。 2. 被授權人可能轉變為競爭者。 3. 在授權協議裡，權利金是常見的付款型態，但也替未來收入增添不確定性。

 

四、讓與協議的主要名詞

 

(一)考量保密協議

 

保密協議(Non-Disclosure Agreements,簡稱NDA)是以具有法律約束力之契約，規定一方(揭露方)必須私下向另一方(接收方)揭露資訊。

 

通常在協商讓與協議時，當事人會先簽署一份NDA，用以保證在協商過程所分享的任何機密資訊不會被揭露，或是用於協商以外的目的。再者，此一協議將確立協議將被保密，藉此避免該協議協商過程相關資訊洩漏給競爭者。NDA對讓與人來說意義重大，因為受讓人在盡職調查活動和協商過程中，很可能需要取得機密資訊，即便最終雙方並未達成讓與協議。

 

 

(二)進行IP盡職調查

 

IP盡職調查旨在就被讓與的IP，儘可能蒐集很多資訊。這不僅對於分析交易中所潛藏的風險十分重要，也能協助當事人決定是否進一步簽訂讓與協議。盡職調查稽核通常會由法律、財務與科技專家等各類IP專家所組成的多專業團隊執行。

 

以下舉幾個在IP盡職調查過程中，建議採取的措施：

a)針對每個被讓與的IP權，驗證其所有權。如今經濟以合作研究、委外利用以及與合作者展開持續合作為主，IP所有權可能被置於風險中，且不得忽視。因此，在簽署讓與協議、勞動契約、顧問與外包協議之前，就IP權進行驗證是必要的。

 

b)對IP的有效性進行徹底分析。在讓與一件已註冊IP權的時候，瞭解註冊狀態、歷史紀錄以及IP涵蓋範圍等至關重要。這可以透過一些免費IP資料庫進行確認，例如用於專利的Espacenet、商標的TMview。

 

c)針對讓與IP的使用進行風險評估，亦即「自由實施(freedom to operate)」。受讓人被授權取得IP所有權並不意味著讓與的IP可以在不侵權的前提下，在商業上進行使用。因此，有必要進行此類評估，以保證受讓人在之後不會發生商業上倒閉。

 

d)至於其他類型的交易，當進入讓與協議協商階段，必須界定所討論IP的價格。雖然無形資產的價值不像有形資產容易判斷，但仍可透過部分方法得以進行鑑價。

 

e)有關讓與特殊IP資產的法律要件也應加以確認，以確保無遺漏任一重要步驟。

 

五、如何建立讓與

 

(一)形式

 

在許多國家，讓與必須由各方當事人(例如讓與人和受讓人)做成書面協議並簽署，否則協議無效或無拘束力。針對各類型的IP權，必須逐一檢視這些法律要件。舉例而言，部分國家法律會要求商標讓與須以書面為之，但著作權讓與則不用。無論在何種情況下，為了法律明確性，實務上會建議做成書面的讓與協議。

 

 

(二)付款

 

一般來說，讓與多半是透過一次性給付，亦即只需匯款一次。不過，當事人也可能同意透過權利金支付的方式為之。

 

 

(三)智慧財產識別

 

讓與的一項重要條款指出，讓與的智慧財產權必須能被清楚識別。協議中須明列申請號或註冊號碼。

 

 

(四)保證

 

不論當事人的盡職調查活動多麼嚴謹，多數受讓人會要求讓與人提供保證。這代表利用合約對具體事實進行確保。違反保證事項通常會導致損害。因此，受讓人傾向於在讓與協議中明確納入保證條款。然而，保證不應取代讓與之前所進行的盡職調查。讓與協議中可被納入的保證事項舉例如下：

 

a)讓與人保證有關被讓與智慧財產的所有權；

b)讓與人保證對第三方侵權不知情

 

這些保證事項依協議雙方的協商情形而定。然而，須謹記雙方簽訂協議時，應注意可能的風險，也須評估自身是否可承擔。

 

 

(五)適用法律

 

為了處理和澄清當事人潛在衝突的情境，建立詮釋合約的準據法(例如西班牙法律)，以及有力的法庭以解決糾紛(例如西班牙法院)極其重要。法院審理程序的替代途徑，諸如調解與仲裁，也須一併考慮。

 

 

(六)向智慧財產局為讓與登記

 

許多智慧財產局要求讓與須登記在案。未進行讓與登記可能對受讓人產生負面影響。在部分國家，如果受讓人並未註冊新的所有權，而讓與人後續又與第三方簽訂讓與協議，則第一受讓人將失去受讓的IP權。以歐盟商標(European Union Trade Mark，簡稱EUTM)的讓與為例，該等讓與僅在進行讓與登記後(或者EUTM申請案已在公開檔案中有所紀錄)，才能有效對抗第三方。因此，確認是否須進行讓與登記是有必要的，若該國法律規定須登記，則及時針對所有權變更進行登記很重要。

 

由於相關文件必須向各國當局遞交，也須踐行部分行政程序，因此，讓與協議通常包含讓與人對執行上述文件的承諾，或其同意採取必要行動以使受讓人能自讓與協議中受益。

 

檢核表

• 考量簽署NDA。
• 受讓人應進行徹底的盡職調查。可利用IP資料庫進行檢索，以驗證讓與人是否持有所讓與專利、商標或註冊設計的所有權。不過，實務上建議諮詢IP專家意見。
• 讓與人在讓與IP前必須進行分析，尤其是確認所有權。
• 讓與人應就國家法律有關讓與IP的規定進行研究，以掌握讓與所需符合的必要條件。
• 針對風險中的IP權進行估價，藉此達成讓與的公平付款。
• 清楚定義協議中被移轉的IP權。
• 別冒不必要的風險：採用書面協議並請法律專家協助檢視。
• 如有必要，請向智慧財產局進行讓與登記。

 

 

附件及相關連結

智慧財產商品化：讓與協議

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