被上訴人顏○美於95年起任職於上訴人寶來文創開發股份有限公司，從事商品設計，雙方訂有保密切結書約定著作權之歸屬。嗣97年間上訴人負責人徐○文指示顏○美設計Q版公仔圖樣，供與被上訴人鼎泰豐小吃店股份有限公司(下稱鼎泰豐公司)合作之用。其後上訴人與鼎泰豐公司於97年11月25日簽訂鼎泰豐商品開發互惠合作契約，約定以包仔及籠仔美術著作開發、製作並銷售鼎泰豐紀念商品。嗣顏○美於100年間離職並於同年11月任職鼎泰豐公司，其後鼎泰豐公司於104年間以電子郵件通知上訴人終止合作關係。

上訴人於前往鼎泰豐公司店面時發現陳列許多侵害上訴人著作權之產品，並在105年8月1日時，發現鼎泰豐公司指示顏○美擅自重製、改作「Q版包仔」、「Q版籠仔」等系爭美術著作，並使用於「鼎泰豐月禮鳳梨酥禮盒」等系爭產品，且在未標示著作人情況下大量銷售。上訴人與顏○美既已約定著作權歸屬，上訴人為系爭美術著作之著作財產權人，鼎泰豐公司竟指示顏○美重製、改作系爭美術著作，將系爭美術著作之配件或方向稍作修改，拼湊使用在系爭產品，業已侵害上訴人之重製權及改作權。

被上訴人鼎泰豐公司則以，上訴人既已同意鼎泰豐公司以包仔、籠仔圖形註冊商標，鼎泰豐公司自有權使用其商標，縱使認為系爭美術著作為衍生著作，被上訴人亦有權使用，故被上訴人並無侵權之故意過失。
上訴人對於原審判決駁回其請求不服，遂提起本案上訴。

本案智慧財產及商業法院判決意旨如下：

一、商標註冊後商標權人「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊，商標法第63條第1項第1款定有明文，依其規定之反面意旨，倘商標權人自行變換商標或加附記不致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞者，商標權人非不得變換商標或添加附記，惟其變更或添加不能與原註冊商標偏差過鉅而喪失同一性，否則即有可能構成未使用註冊商標之廢止事由(商標法第63條第1項第2款規定參照)。而須注意者，乃商標權人可以將其所註冊之商標變換或添加附記，其前提必須商標權人就其註冊之圖案或文字同時具有著作財產權，始可任意變換或添加，倘其僅有商標權而不具有著作財產權，則其所為之任何變更均須取得著作財產權人之同意，始可為之，此參著作權法將第28條著作人「專有」將其著作改作成衍生著作之權利列為第3章第4節所規定之著作財產權一種即明。

二、本件鼎泰豐公司固為包仔、籠仔商標之商標權人，惟並非著作財產權人，亦非著作人，業經說明如上。是以，依前揭商標法第63條第1項第1款規定之反面解釋，在不致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，亦不致使相關消費者產生混淆誤認之虞之前提下，鼎泰豐公司基於商標權人之地位原可就其註冊之商標為任意變更或添加附記之行為，惟因其既非商標圖案之著作財產權人，復非著作人，依前揭著作權法第28條規定意旨，在未取得著作財產權人同意下，自不得任意改作、變更其所註冊之商標圖案。

• 發布日期 : 110-12-07
• 更新日期 : 110-12-07
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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