一、先前技術阻卻簡介

專利制度的本質在透過對於特定內涵的技術、創作，賦予權利人排除他人使用的權限，以達成鼓勵、保護、利用創作而促進產業發展之目的，故所授予的專利權必須符合產業利用性、新穎性及進步性等專利要件之規定。

此外，由於以文字精確、完整描述專利權人所申請之專利範圍，有其先天上無法克服的困難，故基於保障專利權人的立場，避免他人僅就申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，而規避專利侵權的責任，各國專利實務均肯認專利權保護的範圍得擴張至均等範圍，而不應僅侷限於申請專利範圍之文義範圍，我國專利侵害鑑定要點即明訂均等論之侵害鑑定流程的步驟，然而，專利權既然是符合專利要件所賦予的法定排他權，必然具備與先前技術之差異的新穎性，以及較先前技術為超越的進步性，則申請專利範圍之技術內涵的界限及專利權的行使，即不得擴張至較諸先前技術並無差異或未有技術超越的部分。

我國現行專利侵害鑑定要點即規範：「先前技術屬於公共財，任何人均可使用，不容許專利權人藉『均等論』擴張而涵括先前技術」，專利侵害鑑定要點即規範「先前技術阻卻」成立之要件及注意事項。

二、先前技術之定義與範圍

我國現行專利侵害鑑定要點所規範的「先前技術」，係指涵蓋申請日（主張優先權者，則為優先權日）之前所有能為公眾得知之資訊。專利侵害鑑定要點對此「先前技術」的定義，與現行專利審查基準對新穎性及進步性審查「先前技術」之解釋一致。因此，專利侵害鑑定要點所謂「能為公眾得知之資訊」，也應同於審查基準之規範，即指已公開而處於公眾得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技術內容為必要。而專利侵害鑑定要點所規範之「先前技術」，也同於審查基準之規範，均不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等均可為「先前技術」之來源，至於「先前技術是否屬於公共財」則非所問。

三、先前技術阻卻抗辯之舉證責任

我國專利侵權判斷要點則規範：「先前技術阻卻之適用有利於被控侵權人， 原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任。」因此，在民事專利侵權訴訟中，被告主張其被控侵權標的為實施先前技術之抗辯時，則應就此有利於己之事實負舉證責任。

四、先前技術阻卻之判斷時點

我國專利侵權判斷要點規範：「判斷是否適用先前技術阻卻應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等之同時一併考量。若適用先前技術阻卻，應判斷不適用均等論被控侵權對象不構成均等侵權。」故專利侵權判斷要點規範先前技術阻卻之判斷時點，應在判斷被控侵權對象成立均等侵害同時為之。

五、先前技術阻卻之實質判斷

我國專利侵權判斷要點對於先前技術阻卻抗辯之判斷：「判斷是否適用均等論時，若被控侵權人主張先前技術阻卻，且經判斷被控侵權對象落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同，或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識的簡單組合，則適用先前技術阻卻，應判斷不適用均等論，即被控侵權對象不構成均等侵權。被控侵權對象與單一先前技術『相同』，係指二者完全相同，或二者之差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵等二種情況」。

六、外國之見解及實務

(一)美國
美國僅有適用於均等侵權的先前技術阻卻，因先前技術阻卻係基於衡平衍生而來，僅須提出優勢證據即能阻卻專利權之均等範圍，不得進而限縮專利權之文義範圍。若專利權有無效事由，被控侵權人應主張專利權無效抗辯，並提出清楚明確之證據，負擔較重的舉證責任。我國專利侵權判斷要點對於先前技術阻卻之判斷時點便參考美國之見解。

又美國就先前技術阻卻之判斷，實務上以假設性申請專利範圍分析法為之，係修改系爭專利之申請專利範圍中與系爭對象均等的技術特徵，使之在字義上涵蓋被控侵權對象，此即為假設性申請專利範圍，再以被告主張其被控侵權標的為實施先前技術為引證，由專利權人舉證證明該假設性申請專利範圍相較引證之先前技術是否具有新穎性與進步性；若有則成立均等侵害，反之則不成立均等侵害；惟因操作複雜而為我國專利侵權判斷要點所不採。

(二)日本
日本於2004年修正特許法第104條之3後，被控侵權人得主張專利權無效抗辯；另依1998年日本最高法院於「具有滾珠槽之軸承」案之判決確認均等論之適用，係採五要件之判斷方式，分別為：(1)被控侵權對象與申請專利範圍之差異部分，非專利發明之本質部分，(2)被控侵權對象經換置之差異部分，仍可達成專利發明之目的，並可產生同一之作用效果，(3)被被控侵權對象之差異部分於製造之時點所能容易思及，(4)被控侵權對象之差異部分不可與專利發明申請時之公知技術同一，或為公知技術所能輕易推想，(5)被控侵權對象於專利發明申請程序中並無遭有意識地自申請專利範圍中排除之特別情事存在。如被控侵權對象無法符合上開5 個要件其中之一，即不能認為被控侵權對象落入申請專利之均等範圍。

至於專利發明之本質部分，則應以專利發明與先前技術作比對，確定專利發明就所欲解決課題所採用技術手段之特徵與原理，再確認被控侵權物品就所欲解決課題所採用之技術手段，與專利發明所採用技術手段之原理在實質上是否係屬同一原理；作為判斷基準之第4要件即為先前技術阻卻，該等判斷方式雖非為我國專利侵權判斷要點所採，但仍為智慧財產法院少數民事判決如100年度民專訴字第23號等所採認。

(三)中國大陸
依中國大陸2008年修正專利法第62條規定：「在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬於現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。」是以於其專利侵權訴訟程序中，得以先前技術抗辯文義侵權及均等侵權。另其專利法第22條第5款規定：「本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。」係採明文規定先前技術阻卻之立法例。

另最高人民法院於2010年實施最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋第14條規定，被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵，與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬於專利法規定的現有技術。又其法院審理侵犯專利權糾紛案件時並無判斷系爭專利有效性之權限，此等二元制之架構亦與前述美、日及我國有所差異。

• 發布日期 : 110-07-05
• 更新日期 : 110-06-30
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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