一、簡介

先前技術阻卻於法院民事專利侵害事件中，其實務操作呈現何種面貌？於判決中往往可分析其思路；雖專利侵害鑑定要點為智慧局所編纂，僅供司法機關參酌而無拘束效力，則司法實務就先前技術阻卻是否有不同看法，亦可由判決中觀察，特搜集相關判決見解，由先前技術之定義與範圍、先前技術阻卻之舉證責任、判斷時點及實質判斷方式等觀點，藉以了解其全貌。

二、先前技術阻卻中先前技術之定義與範圍

專利侵害鑑定要點對此「先前技術」的定義，與現行專利審查基準對新穎性及進步性審查「先前技術」之解釋一致。如同審查新穎性及進步性之引證大多為專利文獻，同樣於於判決中主張先前技術阻卻之先前技術亦多為專利文獻，如108年民專上字第 3 號(以下稱判決1)等主張先前技術阻卻之先前技術(上證4)，又因該「先前技術」之定義與審查專利要件之引證一致，就民事專利侵害事件中被告的立場而言，自可以同樣之先前技術抗辯不侵權(先前技術阻卻)或專利無效，如前述判決1即以上證4等組合抗辯專利無效，至於法院就同樣之先前技術抗辯不侵權或專利無效，其審理當事人爭點之順序，以判決1為例，係認被控侵權物品經認定未落入專利權之範圍，法院自無庸探討專利是否具撤銷事由等，故未就有效性之爭點加以認定。

另依105年度民專上字第39號(以下稱判決2)見解，因系爭產品於系爭專利申請日之前，業經訴外人、被告對外公開販售，公眾自得透過購買並進行拆解、逆向工程或閱覽型錄等方式，得知系爭產品之技術內容，是以系爭產品已符合公開實施之要件，是所謂「公開實施」係指透過製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要，則自能為主張先前技術阻卻之先前技術，應屬無疑。為此等申請前已在國內實施之事實，就民事專利侵害事件中被告的立場而言，自可以同樣之先前技術抗辯有專利法第59條第1項第3款(專利權效力所不及)之適用。

三、先前技術阻卻抗辯之舉證責任

我國專利侵權判斷要點則規範：「先前技術阻卻之適用有利於被控侵權人， 原則上須由被控侵權人提出主張，並負舉證責任。」惟如前述，民事專利侵害事件中被告常以某其實施者即為先前技術同時抗辯不侵權(先前技術阻卻)或申請前已在國內實施，及以該先前技術抗辯專利無效等，則被控侵權人其主張為何，往往因專利訴訟還沒有採取強制專業代理的現行制度下，當事人未委任訴訟代理人，或書狀陳述不明等因素，需法官善盡闡明之責，以避免任作主張事實及違反辯論主義之虞，如前述判決2或108年度民專上字第2號(以下稱判決3)即記載審理程序中法官向當事人確認其主張，以為判決依據，即為適例。

四、先前技術阻卻之判斷時點

專利侵權判斷要點規範先前技術阻卻之判斷時點，應在判斷被控侵權對象成立均等侵害同時為之，在有「先前技術阻卻」之適用時，應判斷系爭對象未落入專利權範圍內，亦即不構成均等侵害；惟其於學理上或國外立法利上卻有阻卻文義侵害與阻卻均等侵害之爭，要點在修正草案階段於各界意見及研復結果彙整表的研復結果欄也記載：「常有意見認為，於文義讀取之抗辯方式中亦應納入先前技術抗辯（阻卻），……若被控侵權對象構成文義讀取，惟被控侵權人主張其實施者為先前技術時，則應主張專利無效抗辯，而非主張先前技術抗辯。」，是以該要點修正過程係經考量後方採先前技術阻卻之判斷時點為判斷侵害同時為之，惟法官並不受專利侵權判斷要點的拘束。

曾有少數個案見解如107年民專訴字第29號(以下稱判決4) 著眼於保護專利權的本質，就會認為專利權利範圍本來就不應該包括已經公開的先前技術，所以在侵權判斷的時候，自然就不應該將已經公開的先前技術劃入專利權利範圍，而這樣的想法就表現在將先前技術阻卻做為獨立抗辯，而肯認「先前技術阻卻」得阻卻文義侵害；查判決3(即判決4之上訴審)係駁回上訴，惟係認定被上證3(即判決4先前技術阻卻之先前技術)可證明系爭專利請求項1不具新穎性及進步性，系爭專利請求項1有應撤銷事由存在，換言之，即間接肯認若被控侵權對象構成文義讀取，被控侵權人應主張專利無效抗辯，而非主張先前技術抗辯，方為正辦。

是以多數個案見解如判決1~2「先前技術阻卻」僅得阻卻均等侵害，況查如109年度民專上字第25號(以下稱判決5)除肯認「先前技術阻卻」僅得阻卻均等侵害外，更進一步表明其見解「按先前技術阻卻係指專利權範圍不得藉由均等論而擴大涵蓋至與單一先前技術相同或為依單一先前技術所能輕易完成者，因此先前技術阻卻為均等論的限制事項之一。如被控侵權    對象係構成文義侵害，即無先前技術阻卻之適用。」，足以說明大多數判決見解係參酌專利侵權判斷要點所規範，應屬無疑。

至於司法實務如何操作先前技術阻卻之判斷時點，應在判斷被控侵權對象成立均等侵害同時為之，其具體步驟為何?如前所述，其必然以不構成文義侵權及被控侵權人提出先前技術阻卻之主張為前提，然後續是否先以三部測試判斷是否有均等論之適用，及是否適用先前技術阻卻，其審理之順序，個案見解如下：

前述判決1首先認定系爭產品與系爭專利以實質相同之方式，執行實質相同之功能，而得到實質相同之結果，足證系爭產品與系爭專利請求項2之編號2A的技術特徵構成均等；後因上證4適用先前技術阻卻，故上證4限制系爭專利請求項2之均等範圍，系爭產品不構成侵權。

判決2中上訴人(專利權人)主張系爭產品落入系爭專利請求項1 之均等範圍，被上訴人(被控侵權人)則主張先前技術阻卻，判決2採信被上訴人之主張，認定系爭產品並無落入系爭專利請求項1之均等範圍，判決2中未就系爭產品與系爭專利是否以實質相同之方式，執行實質相同之功能，而得到實質相同之結果一事有所著墨，而係比對先前技術與被控侵權物後認定有「先前技術阻卻」之適用，故系爭產品並無落入系爭專利請求項1之均等範圍。

106年度民專上易字第2號(以下稱判決6)，首先認定系爭產品落入系爭專利請求項之均等範圍，再認定系爭產品非屬實施先前之技術，自無先前技術阻卻之適用，作成系爭產品落入系爭專利請求項1之專利權範圍。

是以基於被控侵權人有主張先前技術阻卻之前提，如依三部測試判斷已有均等論之適用，自須進一步判斷是否適用先前技術阻卻，如判決6所示其結論為構成均等侵害之前提下皆應說明其心證；惟若其結論為不構成均等侵害，判決1、2分別呈現不同之論理模式，即判決1對兩造之主張是否足採一事均於判決中詳細說明，因先前技術阻卻與均等論之適用兩者比對基礎並不相同，先前技術阻卻，所比對之對象為先前技術與被控侵權物，而均等論之適用，比對對象為系爭專利與被控侵權物，故判決1需於系爭專利與被控侵權物間、先前技術與被控侵權物間三方比對，但判決2經比對之對象為先前技術與被控侵權物後即認定有「先前技術阻卻」之適用，至於比對系爭專利與被控侵權物之步驟並不影響其結論。

五、先前技術阻卻之實質判斷

專利侵權判斷要點規範「被控侵權對象落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同，或為單一先前技術與專利申請時所屬技術領域之通常知識的簡單組合，則適用先前技術阻卻」，先前技術阻卻，所比對之對象為先前技術與被控侵權物，而專利有效性抗辯，比對對象為系爭專利與先前技術，雖兩者比對基礎並不相同，但對照專利有效性之判斷，所謂「與單一先前技術相同」，即類似專利審查之新穎性判斷，須「完全相同」，或「文字記載形式無歧異得知」等；而所謂「單一先前技術與通常知識的簡單組合」，類似專利審查的「直接置換」概念，即擬制喪失新穎性的判斷標準，先予說明。

前述判決1就先前技術阻卻之實質判斷，首先說明對應於系爭專利請求項2之系爭產品之技術內容，其次確認上證4揭示之技術特徵，經比對上證4與系爭產品後，上證4雖未完全揭示系爭產品之水平環面及凸環環面之    結構，系爭產品利用水平環面及凸環環面之結構，而使得內筒座與外筒座經由黏結方式形成之技術，係為上證4與專利申請時，所屬技術領域之通常知識者之簡單組合，應適用先前技術阻卻。判決1更進一步說明當系爭產品落入專利權範圍之全部技術特徵與單一先前技術相同，自當適用先前技術阻卻，倘系爭產品與單一先前技術不完全相同時，為衡平專利權人與公眾之利益而限制專利權之均等範圍，系爭產品為單一先前技術與專利申請時，所屬技術領域之通常知識之簡單組合，仍應適用先前技術阻卻。

至於可否以複數先前技術主張適用先前技術阻卻，判決6中被控侵權人即主張系爭產品為被證1與上證1之通常知識的簡單組合，適用先前技術阻卻云云，判決6說明專利侵權判斷要點所規範之判斷方式類似專利審查之新穎性及擬制喪失新穎性的判斷標準，而不包括進步性拼花式審查專利的概念，並以被證1為日本專利案，上證1為2004年所販售之鋼筋定尺裁剪設備，均非系爭專利申請時的「通常知識」，不符合前述要點所規範之「單一先前技術與申請時通常知識的組合」，判決6認定無先前技術阻卻之適用；故以複數先前技術主張適用先前技術阻卻實務上難以為法院所接受，被控侵權人得以複數先前技術抗辯系爭專利無效，方為適當。

綜上相關判決6例所示，專利侵害鑑定要點就「先前技術阻卻」之相關規範實為司法機關加以參酌；又相關判決中先前技術可為公開實施之產品等，往往得以運用於「阻卻」均等論或抗辯系爭專利無效或為專利權效力所不及，惟其實質判斷上「先前技術阻卻」強調單一先前技術，而與進步性拼花式審查專利的概念有所不同；再者，先前技術阻卻之判斷時點在判斷被控侵權對象成立均等侵害同時為之，依相關判決有關均等論及先前技術阻卻之適用，其審理之順序仍有視個案案情不同，而有不同模式，應可供兩造參考並可持續觀察實務見解之變化。

• 發布日期 : 110-07-05
• 更新日期 : 110-06-30
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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