禁訴令制度之初衷，係為減少濫訴，避免國內法院和國外法院對同一訴訟事件產生管轄衝突或裁判矛盾，以節約司法成本，然該制度適用於標準必要專利訴訟時，反而帶來衝擊，本文將針對禁訴令對標準必要專利訴訟之衝擊及因應作為，進行研析。

一、 禁訴令對標準必要專利訴訟之衝擊

(一) 禁訴令核發的不確定性較大
由於禁訴令之核發標準，各國莫衷一是，因此禁訴令核發的不確定性較大，例如在適用國際禮讓原則時，美國法院會考量核發禁訴令對外國訴訟帶來的不利影響是否可以容忍；但加拿大法院在適用國際禮讓原則時，更重視外國法院是否遵守國際禮讓原則，若外國法院本身無遵守國際禮讓原則，加拿大也無須基於國際禮讓原則尊重該國判決，而得核發禁訴令。

(二) 司法管轄權之擴張與衝突
在標準必要專利之領域，一國法院會試圖率先判決標準必要專利全球授權費率，並配合適用禁訴令制度，突破專利權保護的屬地原則，導致管轄權擴張；標準必要專利訴訟當事人，往往也會選擇對自己最有利的法院起訴，並一併提起禁訴令申請，從而取得自身利益最大化的訴訟結果，因此，加劇各國法院透過核發禁訴令與反禁訴令，擴張及爭奪司法權之衝突。

以無線星球公司與華為公司就標準必要專利授權費率爭議之(Unwired Planet v Huawei)案件為例，無線星球向英國法院起訴華為公司侵害其標準必要專利，請求英國法院判決全球授權費率，如華為公司不願遵守該費率，請求英國法院對華為公司有實施系爭標準必要專利之產品，核發禁止銷售命令；華為公司為反制無線星球公司，於中國大陸對無線星球公司提起反壟斷及宣告系爭標準必要專利無效之訴訟，無線星球公司則緊接在英國法院對華為公司於中國大陸提起之訴訟，申請禁訴令。

英國法院第一審審理中認定，無線星球公司已遵守其公平、合理、無歧視承諾(fair, reasonable and non-discriminatory, 下稱FRAND)，且大型跨國公司之間的FRAND授權協議本即得涵蓋全球範圍，英國法院對於FRAND授權協議爭議具有管轄權，而對華為公司做出禁訴令，迫使華為公司撤回於中國大陸提起之訴訟；2017年並判決華為公司侵害無線星球公司擁有之標準必要專利，且訂定第一個標準必要專利全球授權費率，如華為公司不同意法院確認之FRAND全球專利授權費率，將禁止華為公司在英國銷售其無線通信產品。

該案一路上訴至英國最高法院，英國最高法院維持一審判決，主要見解如下；

(一) 法院針對標準必要專利全球授權協議及費率進行確認，符合產業慣例
行動通訊產業慣例上，標準必要專利權人通常享有多國專利組合，而其實施者亦在多國行銷其產品，且行動通訊標準必要專利權人經常也是實施者，與同業存在交叉授權需求，又消費者亦常持行動通訊裝置跨國移動，因此，行動通訊產業絕大多數之標準必要專利，都是以「全球」為範圍進行合理的授權，本案針對兩造跨國行動通訊公司之全球專利授權事宜及授權費率，進行確認，符合行動通訊產業慣例。

(二) 英國法院對系爭專利授權爭議具有管轄權
另就個案而言，本案系爭專利屬於歐洲電信標準協會(European Telecommunications Standards Institute，下稱ETSI)所制訂的標準必要專利，ETSI設置的IPR政策，要求其會員提出不可撤銷之承諾，包含同意依FRAND原則授權給使用者，使有需要利用者有接觸標準必要專利的途徑，並同時提供公平的補償予標準必要專利權人；ETSI已透過前述「IPR政策」，以契約方式，將該會所定標準必要專利之授權爭議，包含授權專利組合中之外國專利爭議部分，賦予英國法院管轄權。

二、 對於標準必要專利訴訟禁訴令衝擊之因應思考

相較於歐美地區有禁訴令制度之國家，面對外國法院就標準必要專利平行訴訟核發之禁訴令衝擊，得於國內訴訟核發禁訴令予以反制；我國與同樣身處亞洲地區的日本、韓國及中國大陸，皆未有標準必要專利及禁訴令之制度明文，面對外國法院核發標準必要專利禁訴令之挑戰，我國勢必要思考如何因應；鑒於中國大陸公司近年常成為外國法院核發禁訴令限制之對象，中國大陸法院對於大陸地區標準必要專利司法權之行使，亦常受到外國禁訴令限制，其對於外國法院核發禁訴令之因應作為，或可做為我國之思考方向。

中國大陸面對外國標準必要專利禁訴令之因應態度，最初十分消極，近年逐漸轉而積極反制，其因應作為約可分為下列三大形式：

(一) 全盤拒絕承認外國法院禁訴令
有法院見解認為，中國大陸沒有關於禁訴令之明文規定，且民事訴訟法允許平行訴訟下，外國禁訴令無法影響中國大陸法院行使司法管轄權，因此，對於外國法院核發之禁訴令，法院得直接拒絕承認。

(二) 僅拒絕承認與執行違反公共政策或利益之外國禁訴令
另有法院見解認為，中國大陸民事訴訟法第276條第2項及第282條，已規定對外國法院請求協助事項、外國法院裁判，得不予承認與執行，則外國法院核發之禁訴令該當上開法規要件，違反中國大陸公共政策以及社會公共利益時，法院始得不予承認或不予執行外國禁訴令。

(三) 積極以行為保全裁定核發禁訴令，排除他國司法對中國大陸法院司法裁判的不當干涉
有別於上述兩種消極之因應作為，近年中國大陸司法實務開始嘗試透過中國大陸民事訴訟法第100條第1項之行為保全規定，積極以裁定核發預防性之反禁訴令，排除他國司法對中國大陸法院司法裁判的不當干涉，如中國大陸最高人民法院知識產權法庭於2020年8月28日，作出中國大陸首件涉及標準必要專利域外禁訴令之行為保全裁定，責令康文森(Conversant)無限許可有限公司，在中國大陸法院對於「華為提起之確認不侵害專利權及標準必要專利許可糾紛」三案作出終審判決前，不得對華為及其德國關聯公司申請執行德國法院一審所為停止侵權之判決；如有違反，自違反之日起，每日罰款人民幣100萬元，按日累計。

雖然中國大陸法院司法實務已開始透過行為保全，對外國法院核發標準必要專利禁訴令進行反制，多數意見仍認為應儘速建立明文之禁訴令制度，重點包含：

(一) 有別於透過保全裁定方式核發禁訴令，該禁訴令一經簽發即生效力，有關禁訴令之核發，應明文採用普通程序，以賦予當事人上訴救濟之權利。

(二) 核發禁訴令時，應確認中國大陸依條約規定，對該案件具有管轄權，且該案件應與外國平行訴訟之當事人及爭點相同或大致相同；且當事人於外國實施之訴訟行為，有損害當事人於中國大陸之民事訴訟權益、限制或妨礙中國大陸法院行使司法管轄權之情形。

(三) 中國大陸法院並應確認被禁訴令限制之當事人具有中國大陸籍，在中國大陸有住所、從事生產經營活動、可供執行之財產，以確保禁訴令之拘束力。對於違反禁訴令之當事人處以罰金，並得強制執行，或對違反禁訴令之當事人、法人之主要負責人處以司法拘留；中國大陸法院對於當事人違反禁訴令，於外國法院起訴所取得之判決，得拒絕承認或拒絕執行。

我國目前尚未有標準必要專利及禁訴令之制度明文，面對外國標準必要專利禁訴令可能帶來的衝擊，在法制面或可思索參考外國之運作，規劃適合我國的因應方式；此外，對於「標準必要專利訴訟案件是否具管轄權」，為美國、英國及中國大陸法院是否核發禁訴令之關鍵，我國廠商於進行標準必要專利授權等相關事宜時，不妨事先明定「訴訟管轄」、「不得提出禁訴令」等條款，盡可能避免或降低外國法院核發禁訴令所造成的衝擊。
 

• 發布日期 : 111-03-04
• 更新日期 : 111-03-01
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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