原告系爭商標

原告於105年9月9日受讓取得註冊第1629306號「BARRIGEL+logo」商標，指定使用於第5 類及第10類商品，參加人瀚醫生技股份有限公司以系爭商標指定使用於第5類商品有商標法第63條第1項第2款規定的情形，申請廢止其註冊，並經被告審查，以中台廢字第L01060426號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於第5類商品之註冊應予廢止的處分。原告不服，提起訴願，經駁回，又提起行政訴訟。法院見解如下：

按「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。但被授權人有使用者，不在此限」，為商標法第63條第1項第2款定有明文。                                    

原告主張系爭商標因在歐盟涉有專利爭訟而無法使用，且於爭訟期間有積極開發、推廣及合作試用計畫，屬商標法第63條第1項第2款所稱之「正當事由」。惟查，原告所稱在歐盟涉有專利爭訟一事，與海運斷絕等天災地變等事實上之障礙，並不相當。又歐盟及我國專利權之取得及保護係採屬地主義，在他國家地區涉有侵害專利權案件，不必然在我國亦有相同情事，再者，由原告所述其相關商品皆為國外製造後進口至臺灣銷售，難於臺灣另覓未曾合作廠商代為製造等語，亦可觀出其未能在我國產製藥品及使用商標，係因企業基於自身商業政策之決定，屬其自發性之策略訂定，即其未於我國將系爭商標使用於所指定之第5類商品，非屬依客觀標準不能預見或不可避免之事由。

若僅主觀上有所謂不可歸責於己之事由者，即非屬「正當事由」。因此，該等「正當事由」並不包括商標權人基於自身因素考量，自行不使用之情形。查原告所稱於歐盟所涉專利爭訟係原告主觀上自己認為恐有侵權之虞，並不必然表示於我國亦構成侵權而無法使用系爭商標，況於我國，藥品必須向藥政主管機關申請審查通過才可以上市，然系爭商標於103年2月16日獲准註冊至今，原告均未提出其有向我國藥政主管機關申請審查之事證，自難認未使用系爭商標有何正當事由。縱依原告所述其原先欲產製之商品有侵權疑慮，原告亦可以取得授權、協商，或迴避設計、變更設計等方式產製不侵權之商品，並將其商標使用於相關商業文書或廣告，即足當之。然原告係基於自身主觀上之預慮及商業考量，自行決定不使用系爭商標，顯非任何客觀上致其無法使用之障礙事由。又系爭商標商品之技術是否取得專利，應屬相關技術能否受專利權保障之問題，本與系爭商標之使用與否無涉。原告一方面主張其因專利爭議程序而無法商業化量產並銷售系爭商標商品，另一方面又自承其持續進行系爭商標商品之研發、市場開發、推廣及合作試用計畫，顯然未受專利爭議程序之影響，均顯見原告未量產及銷售系爭商標係基於自身因素考量，自行不使用之情形，因屬其自發性之策略訂定，自非客觀上無法使用系爭商標之情形，不符合商標法第63條第1項第2款之正當事由。

是依現有證據資料，尚不足認定原告於本件申請廢止日前3年內未使用系爭商標於其指定使用之第5類「前列腺癌放射療法時用以保護直腸之凝膠」商品有正當事由，有商標法第63條第1項第2款規定應予廢止的情形。

• 發布日期 : 109-08-05
• 更新日期 : 109-08-03
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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