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專利申請案修正導入新事項之超出包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項

原告(系爭專利權人)於104年9月17日申請「非金屬半導體量子點及以其進行化學反應或光致發光反應的方法」發明專利,經被告(智慧局)審查為不予專利之處分(下稱系爭專利申請案)。嗣原告申請再審查,並多次提出修正本,經被告依原告最後所提之108年6月19日修正本審查,認系爭專利申請案有違專利法第43條第2項規定,為不予專利之處分。原告不服,提起訴願,遭經濟部訴願委員會駁回,其仍不甘服,遂向智慧財產法院提起行政訴訟,案經智慧財產法院審理後,仍駁回原告之訴。

重要爭點:系爭專利申請案於108年6月19日修正時是否有導入新事項而超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍?

就上述問題,智慧財產法院判決指出:

一、按修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者,包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項(例如相反的或增加的事項),以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者,即可判斷為引進了新事項(智慧局專利審查基準第二篇第六章2.參照)。

二、經查,原告108年6月19日提出之申請專利範圍修正本…係將原請求項1改寫為方法項,刪除請求項6、10,並新增請求項9至17,其中修正後之請求項1並將原請求項中非金屬半導體量子點(包含氧化石墨烯量子點)粒徑範圍的技術特徵,由「介於0.3奈米至100奈米之間」,重新界定為「介於2.6奈米至5.4奈米之間」。

三、承上,原告所為修正已隱含原申請時所無事項,該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請時說明書、申請專利範圍或圖式,並無法直接且無歧異得知其他氧化石墨烯量子點(如「無摻雜」或「雜氨-氮以外」之氧化石墨烯)之粒徑,亦限定在前述「介於2.6奈米至5.4奈米之間」粒徑範圍之中。

四、是以,系爭專利申請案經原告修正後請求項1重新界定之氧化石墨烯量子點粒徑範圍,已引進申請時未揭露之新事項,而超出系爭專利申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

五、綜上所述,原告就系爭專利申請案108年6月19日申請專利範圍所為之修正,並不符合現行專利法規定,被告依法不予專利之處分,尚無不合,訴願決定予以維持,亦無違誤。

  • 發布日期 : 109-10-05
  • 更新日期 : 109-09-28
  • 發布單位 : 國際事務及綜合企劃組
  • 瀏覽人次 : 240

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