原告（系爭專利權人）於104年9月17日申請「非金屬半導體量子點及以其進行化學反應或光致發光反應的方法」發明專利，經被告（智慧局）審查為不予專利之處分（下稱系爭專利申請案）。嗣原告申請再審查，並多次提出修正本，經被告依原告最後所提之108年6月19日修正本審查，認系爭專利申請案有違專利法第43條第2項規定，為不予專利之處分。原告不服，提起訴願，遭經濟部訴願委員會駁回，其仍不甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理後，仍駁回原告之訴。

重要爭點：系爭專利申請案於108年6月19日修正時是否有導入新事項而超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍？

就上述問題，智慧財產法院判決指出：

一、按修正後之事項超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露範圍者，包括非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項（例如相反的或增加的事項），以及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不能自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異得知者，即可判斷為引進了新事項(智慧局專利審查基準第二篇第六章2.參照)。

二、經查，原告108年6月19日提出之申請專利範圍修正本…係將原請求項1改寫為方法項，刪除請求項6、10，並新增請求項9至17，其中修正後之請求項1並將原請求項中非金屬半導體量子點（包含氧化石墨烯量子點）粒徑範圍的技術特徵，由「介於0.3奈米至100奈米之間」，重新界定為「介於2.6奈米至5.4奈米之間」。

三、承上，原告所為修正已隱含原申請時所無事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請時說明書、申請專利範圍或圖式，並無法直接且無歧異得知其他氧化石墨烯量子點（如「無摻雜」或「雜氨－氮以外」之氧化石墨烯）之粒徑，亦限定在前述「介於2.6奈米至5.4奈米之間」粒徑範圍之中。

四、是以，系爭專利申請案經原告修正後請求項1重新界定之氧化石墨烯量子點粒徑範圍，已引進申請時未揭露之新事項，而超出系爭專利申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

五、綜上所述，原告就系爭專利申請案108年6月19日申請專利範圍所為之修正，並不符合現行專利法規定，被告依法不予專利之處分，尚無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。

• 發布日期 : 109-10-05
• 更新日期 : 109-09-28
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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