參加人於106 年11 月17 日以「BARRIGEL+logo」商標，指定使用於第5類「前列腺癌放射療法時用以保護直腸之凝膠，醫療用凝膠；人體用藥品及藥劑」及第10類「醫療器具及儀器」商品，向被告申請註冊。經被告審查核准列為註冊第01918906 號商標（下稱系爭商標）。嗣原告以「HANBIO BarriGel」商標（下稱據以異議商標）主張系爭商標有違商標法第30條第1項第11款及第12款之規定，對之提起異議，經被告審查後，為「異議不成立」之處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經決定駁回，原告仍不服，遂提起本件行政訴訟。

系爭商標是否違反商標法第30條第1項第12款規定部分，法院見解如下:
一、按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊，現行商標法第30條第1項第12款定有明文。原告於系爭商標申請日（106年11月17日）前之105年間確有於我國先使用據以異議商標於防粘連可吸收凝膠商品之事實，已如前述。原告雖提出原證13主張其早於102年7月3日即有使用據以異議商標，然查，原證13為原告於102年7月3日向食藥署申請「瀚醫生技防粘連可吸收膠BarriGEL（品名暫訂）」醫療器材免除國內臨床實驗之文件，上開資料並非用以行銷使用據以異議商標，已如前述，自難認其於102年7月3日即已先使用據以異議商標。

二、另查，參加人於102年6月14日即向歐盟智慧財產局申請註冊「BARRIGEL」商標指定使用於第10類商品，於同年11月6日公告註冊，於102年7月16日向歐盟智慧財產局申請「BARRIGEL+logo」商標指定使用於第5類商品，於同年12月11日公告註冊，102年6月16日向日本特許廳申請註冊「BARRIGEL+logo 」指定使用於第10類商品，102年11月8日公告註冊，102年7月17日向澳洲申請註冊「BARRIGEL+logo」商標指定使用於第5類及第10類商品，102年9月8日向香港知識產權署取得「BARRIGEL+logo」商標指定使用於第10類商品之註冊，此有歐盟商標註冊資料、日本、澳洲及香港商標註冊資料附卷可參。此外，參加人另於102年8月9日在我國申請註冊「BARRIGEL」商標指定使用於第5類及第10類商品，並於103年2月16日公告註冊第01629306號商標（如判決附圖三所示），惟上開商標指定使用於第5類商品部分，經被告作成廢止處分，亦有處分書附卷可按，由上足見參加人至遲於102年6月14日即以外文「BARRIGEL」在各國申請註冊商標，且因原告於106年9月4日申請廢止參加人之註冊第01629306號商標，則參加人主張為防止註冊第01629306號商標因未使用而遭廢止，乃於106年11月17日以同一商標圖樣申請註冊系爭商標，尚非無據。而外文「BARRIGEL」並非既有詞彙，而無特定字義，已如前述，顯為具有獨創性之語詞，由上開事證觀之，尚難認參加人註冊系爭商標有何仿襲據以異議商標之意圖。

三、原告雖主張參加人於歐盟所取得之「BARRIGEL」商標已於107年11月7日遭撤銷，並提出原證12之資料以為佐證，然上開資料僅得證明參加人於歐盟智慧財產局註冊之「BARRIGEL」商標因未使用而遭撤銷，尚不足以證明參加人已知悉據以異議商標之存在，而基於仿襲意圖申請註冊系爭商標。

四、綜上所述，系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1項第12款本文規定。

• 發布日期 : 110-05-05
• 更新日期 : 110-05-03
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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