原告前於民國93年12月6日以「印刷配線基版，其製造方法及電路裝置」向智慧財產局申請發明專利，經智慧財產局審查准予專利(下稱系爭專利，附圖1)。嗣參加人(舉發人)以系爭專利請求項3至8違反核准時專利法第26條第1、2項或第22條第1、2項規定提起舉發，原告就系爭專利請求項3、4提出更正申請。案經智慧財產局審查，准予更正，為「請求項3至8舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服原處分關於舉發成立部分，依行政程序法第109條規定免除訴願程序，提起本件行政訴訟。案經智慧財產及商業法院審理後，仍駁回原告之訴。

重要爭點：證據5(附圖2)、6(附圖3)得否作為引證文件，作為判斷系爭專利請求項3至8是否具有進步性之依據？

就上述問題，智慧財產及商業法院判決指出：

一、按原告雖主張：證據5、6未說明如何「製造」及「使用」系爭專利，未達引證文件應「揭露」之程度，不得作為判斷系爭專利進步性之依據…原處分記載證據5、6未說明如何「使用」系爭專利，卻仍將證據5、6作為判斷系爭專利進步性之依據，有違法錯誤云云。

二、惟查，先前技術是否適格，依102年版專利審查基準第2.2.1節規定：「先前技術應涵蓋申請前所有能為公眾得知(available to the public)之資訊」(即「先前技術：申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所能知悉而能為公眾得知之資訊」)，是倘引證文件之公開日在系爭專利申請日(有優先權者為優先權日)之前，則引證文件構成先前技術的一部分，而為判斷系爭專利是否具有新穎性或進步性之適格證據。

三、復查，原告以102年版專利審查基準第2.2.2節主張證據未達揭露程度者，不得作為判斷系爭專利進步性之依據云云，混淆了「證據適格性」與「證據於專利要件判斷時須具有之揭露內容程度」，對專利審查基準之理解顯有誤會。

四、再者，本件證據5、6之公開日均早於系爭專利之優先權日(西元2003年12月5日)，為系爭專利之先前技術，自屬得作為判斷系爭專利進步性之適格證據。

五、另原告雖又主張證據5、6所述蝕刻步驟，僅相當於系爭專利說明書所述「選擇性蝕刻」，不包括形成特定突出結構之「微蝕刻」，只會得到無特定結構之突出殘留，無法製造出有特定突出結構之系爭專利云云。

六、然進步性證據之適格性係以證據公開日是否早於系爭專利申請日(有優先權者為優先權日)，作為判斷…至於「選擇性蝕刻」、「微蝕刻」，均僅記載於系爭專利說明書，系爭專利請求項3並無上述界定，且記載於系爭專利說明書之實施例僅是申請人所認為製造系爭專利請求項3之突出結構的可能方式之一，不排除有其他製造方式，亦與進步性證據之適格性判斷無關。從而，原告主張不可採，應予駁回。

附圖1：系爭專利主要圖式

附圖2：證據5主要圖式

附圖3：證據6主要圖式

• 發布日期 : 111-05-05
• 更新日期 : 111-04-27
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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