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商標權人是否有仿襲據爭商標之意圖?

4.法律E-2-商標

本案的參加人(即被異議人)係於民國106年7月20日以系爭商標,指定使用於第9類、第41類、第42類之商品或服務(如附圖所示)申請註冊,經智慧局核准列為註冊第01921976號商標(下稱系爭商標)。嗣原告以系爭商標之註冊有違反商標法第30條第1項第12款規定,提起異議。案經智慧局以109年10月30日中台異字第G01070598號商標異議審定書為異議不成立之處分。原告不服,提起訴願遭駁回後,復經智慧財產及商業法院判決駁回原告之訴。以下摘要智慧財產及商業法院判決意旨:

一、 按商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者」不得註冊,為商標法第30條第1項第12款本文所規定。申請人是否基於仿襲意圖所為,自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他客觀存在之事實及證據,依據論理法則及經驗法則加以判斷。惟倘先註冊之申請者並非意圖仿襲,而有註冊系爭商標之正當理由,即使系爭商標相同或近似於先使用商標並指定使用於同一或類似商品或服務,或因特定關係知悉先使用商標,仍應優先保護先註冊之系爭商標。

二、 系爭商標之申請註冊,係源自參加人之公司名稱、網域名稱及其他國家註冊商標,並無仿襲據爭商標之意圖:

(一) 系爭商標與原告主張先使用之據爭商標均為「WiseTechGlobal」英文,兩者應屬構成相同或近似之商標。又系爭商標指定使用於第9類、第42類商品或服務、第41類之部分商品或服務,與原告主張據爭商標先使用於諮詢、顧問、預先測試服務、訂製安全模組、工業等級的智慧介面卡、全球單一物聯網平台等商品或服務相較,皆屬電腦軟體、周邊商品及相關服務,應屬於類似之商品或服務,固堪認定。

(二) 然而,原告係於106年2月17日核准設立登記,而依參加人所提之證據顯示,其早自83年即於澳大利亞成立迄今,於100年使用「WISETECHGLOBAL PTY LTD」作為公司名稱、101年改名為「WISETECH GLOBAL PTY LTD」,104年更名為「WISETECH GLOBAL LIMITED」,並於100年3 月7 日取得「wisetechglobal.com」網域名稱作為公司官方網站,同年10月7日並於澳大利亞申請「WiseTech Global」商標,並指定使用於第9類及第42類產品及服務迄今,復已於其他國家以相同商標申請註冊。則參加人於國外使用「WiseTech Global」商標之日期,既早於原告設立登記及其所稱使用據爭商標之日期(106年5月30日),且與其公司特取名稱、網域名稱及國外註冊商標均具有一致性,其進而沿用並在我國申請註冊相同之系爭商標,顯係基於自身緣由之正當事由,難認參加人於系爭商標申請註冊時有刻意仿襲原告據爭商標之意圖。

(三) 觀諸原告所提證據,雙方於107年4月11日至同年5月24日往來之律師函、電子郵件內容,僅係參加人主張原告使用之公司英文名稱「WiseTech Global Co.,Ltd.」、網域名稱等,有侵害參加人「WiseTech Global」著名公司名稱、著名商標或表徵等智慧財產權之虞,委由律師發函原告要求原告停止使用該商標之行為,原告則以律師函回覆參加人表示並無任何侵權之行為。然雙方律師函之發函時間既在系爭商標申請註冊之後,且參加人早於原告使用據爭商標之前即取得國外「WiseTech Global」商標,尚難以此證明參加人於申請註冊系爭商標時有何惡意搶註據爭商標之意圖。

  • 發布日期 : 111-06-05
  • 更新日期 : 111-05-30
  • 發布單位 : 國際及法律事務室
  • 瀏覽人次 : 912

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