爭點：鑑定報告是否取代專利技術報告作為正當行使權利之依據，而無違反專利法、公平交易法及侵害上訴人權利之行為？

案情說明:
上訴人主張：上訴人與各大網路、實體店家合作販售反折傘（下稱系爭商品），被上訴人雖於民國104年9月21日經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）核發M508941號「反折傘具」新型專利（下稱系爭專利），惟被上訴人均未先申請新型專利技術報告，並於104年9月22日至同年12月間，分別寄發電子郵件、律師函並檢附被上訴人高額求償之民事起訴狀，或電話通知訴外人即伊之合作廠商夠麻吉GOMAJI網路購物平台、生活市集、17Life團購網、寶雅國際股份有限公司，僅提示系爭專利，未敘明該專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，即警告不得販售系爭商品，其間上訴人曾於104年10月2日以律師函要求被上訴人應取得技術報告，並於警告函為相關事項之敘明，惟被上訴人不予置理，仍繼續為權利濫用之警告行為，違反專利法第116條、公平交易法第20條、第24條、第25條規定，且屬故意共同侵權行為，致伊受有系爭商品下架及營業信譽之損失。

被上訴人主張：被上訴人向GOMAJI寄發電子郵件，僅告知專利內容或建請為適法處理，未要求將系爭產品下架。系爭產品經訴外人亞律國際專利商標聯合事務所於104年10月15日鑑定結果，確認已落入系爭專利範圍（下稱系爭鑑定報告），被上訴人方檢具系爭專利說明書、申請專利範圍及智財局新型專利形式審查核准處分書，發函予寶雅公司、GOMAJI 、17Life、生活市集，表達維護系爭專利權之立場，且僅提供預備訴訟之系爭起訴書予GOMAJI，尚無任何不實。伊均係正當行使權利，無違反專利法、公平交易法及侵害上訴人權利之行為，縱未提示技術報告，因系爭專利權尚未遭撤銷，上訴人亦無請求賠償之權利。

最高法院判決意旨摘要：
一、按專利法對於新型專利採形式審查，未就實體要件進行審查即給予專利權，基此特性，縱使取得新型專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告佐證其專利之有效性，故專利法第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」除為防範新型專利權人濫用其權利外，亦明定提示新型專利技術報告為新型專利權人主張權利之要件，若未提示即進行警告，自難謂係權利之正當行使。

二、依公平交易法第45條規定意旨，必依專利法第116條規定進行警告，方屬行使權利之正當行為而無公平交易法之適用，而處理原則第 3點第1項第3款所稱鑑定報告，乃有無構成專利侵權之鑑定，以專利有效為前提所作成，與為填補有效性不足之新型專利技術報告，性質顯不相同，不能以專利侵害鑑定取代技術報告，且處理原則第3點、第4點所定之先行程序，僅屬確認權利受侵害程序，亦不足以替代新型專利權人應提出佐證其權利有效性之新型專利技術報告，踐行該原則之程序，尚不足以補正專利法第116條所規定進行警告要件之欠缺。是事業未提示新型專利技術報告，即對外發布競爭對手侵害新型專利權之警告，倘足以影響交易秩序，造成不公平競爭情事，自有公平交易法之適用。

三、又依專利法第117條規定請求新型專利權人賠償損害，固以專利權遭撤銷為要件，惟權利不得濫用，乃法律之基本原則，權利人應遵守此項義務，準此，新型專利權人違反專利法第116條規定，未提示新型專利技術報告即進行警告，倘構成權利濫用而合於民法第184條規定之情形，亦應負侵權行為損害賠償責任，受有損害之人如同時享有專利法第117條、公平交易法第30條、民法第184條之賠償請求權，乃權利之競合，並無特別法與普通法之排除適用關係。

四、又被上訴人未提示系爭專利之技術報告即寄發警告函，有違專利法第 116條規定，為原審確定之事實，自難認被上訴人係依專利法行使警告之權利，原審徒以被上訴人已先踐行處理原則第3點第1項第3款、第2項規定程序，遽認其所為寄發警告函係行使權利之正當行為，不符公平交易法第21、24、25條及民法第 184條第1、2項規定，未免速斷。

五、次按智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之，智慧財產案件審理細則第34條定有明文。上訴人於原審主張被上訴人請求上訴人就侵害系爭專利權為損害賠償事件，業經原法院認定系爭專利權全部請求項均不具進步性，有應撤銷之原因，以第15號判決駁回被上訴人之請求確定，並提出該判決為證（見一審卷一第 213、254至271頁、原審卷一第317至3 19頁），原審未依上開規定為審酌認定，徒以第15號判決僅具個案拘束力，而為上訴人不利之判決，自嫌疏略。

• 發布日期 : 112-11-05
• 更新日期 : 112-10-31
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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