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未註冊之商標先使用人授權他人使用商標,得藉由相關事證推論是否具有商標授權之效力

4.法律e教室_2-1_商標權組

4.法律e教室_2-2_商標權組

案情說明:
原告前於109年4月9日以「忠誠跆拳道」商標,指定使用於第41類服務,向智慧財產局(下稱被告)申請註冊,經被告核准列為註冊第02096321號商標。嗣參加人以系爭商標有違商標法第30條第1項第12款之規定,提起異議。案經被告審查,以111年2月16日中台異字第1090657號商標異議審定書,為系爭商標指定使用於第41類服務之註冊應予撤銷,原告不服,提起訴願後,經濟部嗣以同年6月1日經訴字第11106303950號訴願決定駁回,原告不服訴願決定,遂向智慧財產及商業法院提起行政訴訟,經法院認定原告違反商標法第30條第1項第12款之規定,原告之訴駁回。

智慧財產及商業法院判決意旨摘要:

一、依參加人所提「國內體育企業連鎖經營典範-以忠誠跆拳道館為例」碩士論文(以下稱系爭論文)第肆章訪談結果之記載,載明參加人(即朱○陽)為忠誠道館創辦人,孫○○總教練(即訴外人)為忠誠道館總館之接班人,與參酌忠誠跆拳道總館之FB官網首頁記載:「忠誠跆拳道館於民國65年由朱○陽先生在新竹縣成立第一間道館,…孫○○…於民國70年接替朱○陽教練至今,繼續傳承『忠誠跆拳道館』」等內容,堪認於系爭商標註冊申請日(109年4月9日)之前,參加人已創立「忠誠跆拳道」並經營跆拳道館,孫○○於接手後亦以相同之「忠誠跆拳道」營運並鼓勵開設忠誠跆拳道分館,而有先使用據爭商標於跆拳道教學、跆拳道館服務之事實。

二、原告否認系爭論文得以作為參加人有委託或授權他人使用據爭商標之證明,惟查商標除得自己使用外,亦得授權他人為之,依前揭系爭論文第肆章訪談結果及忠誠跆拳道總館官網首頁之記載,可知參加人於創立「忠誠跆拳道」道館後,自己雖無繼續使用據爭商標,然已授權接替之孫○○總教練及之後忠誠跆拳道分館經營者均得使用,縱未向使用者收取任何加盟費或權利金,亦不影響據爭商標事實上有持續使用之行為。又孫○○及其後各分館負責人就據爭商標之使用既係源自參加人授權而來,其等使用據爭商標行為即應視為參加人之使用。

三、原告主張系爭論文並無訪談紀錄之逐字稿或觀察重點紀錄表,該訪談結果之論述乃作者個人意見,並非客觀,不得作為證據云云。惟系爭論文之訪談結果並非作者王○○自己之個人意見,而係其經蒐集資料、實地觀察並與當事人進行訪談研究後取得之客觀結果,縱未檢附訪談之逐字稿或觀察紀錄表,亦無從憑此否認其訪談結果之真實性。

四、至原告雖以證人王○○證稱在當時開設忠誠道館要得到孫○○之同意云云,主張孫○○係為自己利益經營「忠誠跆拳道」商標,且為分館使用商標之決定權人等等。但依孫○○口述「一句承諾,終身責任」,當時要推廣跆拳道,所以只要他的學生都可以無償使用忠誠跆拳道名稱去開設道館,可知孫○○自參加人傳承「忠誠跆拳道」後仍係秉持參加人之經營理念而使用據爭商標,並非為自己利益而經營據爭商標,縱日後由孫○○經營之忠誠跆拳道總館開展分館,亦係基於原先參加人之授權而為使用。

五、綜上所述,本件系爭商標申請註冊之前,參加人已有先使用據爭商標之事實,藉由系爭論文及忠誠跆拳道總館之FB官網相關事證,自得作為證明參加人有授權他人使用據爭商標之證據,其後據爭商標之使用應視為授權人即參加人之使用,原告因業務經營關係知悉而申請註冊與先使用據爭商標圖樣相同之系爭商標,並指定使用於第41類服務,已違反商標法第30條第1項第12款之規定,原處分及訴願決定核無違誤,原告之訴駁回。

  • 發布日期 : 113-02-05
  • 更新日期 : 113-02-02
  • 發布單位 : 國際及法律事務室
  • 瀏覽人次 : 173

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