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有關專利申請權歸屬之爭執

案情說明:

原告主張系爭布丁條盤為其法定代理人甲所創作(詳系爭專利圖式),並將系爭專利申請權讓與原告,被告竟擅自以系爭專利之設計向智慧局提出申請,爰請求確認原告為系爭專利申請權人及系爭專利權人,並請求被告移轉登記系爭專利為原告所有等語,惟為被告所否認,本件經簡化爭點如下:(一)本件原告起訴是否有受確認判決之法律上利益?(二)甲是否為系爭專利之創作人,而取得系爭專利申請權?甲是否將系爭專利申請權讓與原告?(三)原告請求確認其為系爭專利申請權人及專利權人是否有理由?(四)原告請求被告將系爭專利移轉登記為原告所有,有無理由?茲智慧財產及商業法院於言詞辯論終結後判決如下:「確認中華民國證書號第DOOO號『OOO模具』設計專利之專利申請權為原告所有。原告其餘之訴駁回。」

智慧財產及商業法院判決意旨摘要:

一、本件原告有受確認判決之法律上利益

按確認之訴,非原告有即受確認判決之法律上利益者,不得提起,民事訴訟法第247條定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益,係指因法律關係之存否不明確,致原告在私法上之地位有受侵害之危險,而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言。又當事人於民事訴訟程序請求確認專利申請權存否之訴,此僅關乎專利申請權之歸屬,不涉及其他,故於當事人對於該專利申請權之存否,影響其得否向專利主管機關申請該專利之權利,具有受確認專利申請權存否之訴判決之法律上利益(最高法院104年度台上字第1355號民事判決意旨參照)。經查,原告申請經智慧局以審查意見通知函認與系爭專利已構成混淆之整體視覺印象而為近似之設計,不符合專利法第123條之規定,擬制喪失新穎性等情,嗣原告始對系爭專利提出舉發,惟經該局認定舉發不成立。本件原告主張系爭專利申請權及系爭專利為其所有,為被告所否認,是雙方就系爭專利申請權人及專利權人有所爭執,而此不明確之情形,攸關原告得否享有系爭專利申請權、系爭專利等權利,致其在法律上之地位有不安狀態存在,且此不安狀態得以確認判決加以除去,故原告提起本件確認訴訟有確認利益,應可認定。

二、有關專利申請權之歸屬發生爭執時,應先經由民事法院加以判斷後,再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義

專利申請權人,除本法另有規定或契約另有約定外,指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人;專利申請權得讓與或繼承,專利法第5條、第6條第1項分別定有明文。故專利申請權係屬私法上之權利,關於專利申請權之歸屬,即生私權誰屬之爭執,專利專責機關不得就事涉私權爭執之專利申請權人誰屬予以裁斷。因此,有關專利申請權之歸屬發生爭執時,應先經由民事法院加以判斷後,再由權利人檢附確定判決書向智慧局申請變更權利人名義。查甲為系爭專利設計發想及創作之人,並將系爭專利申請權讓與原告等情,業據原告提出證據資料及證人證述為證,且經本院認定,堪認系爭專利申請權屬於原告所有,故原告請求確認系爭專利申請權為其所有,為有理由,應予准許。

三、專利權,為專利專責機關本於行政權作用所核准,法院雖可自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因,但無權就專利權逕行予以撤銷或廢止

審理智慧財產事件之民事法院對於行政權之行使,僅得為適法之監督,而不應越俎代庖,就行政行為自為行使。民事法院縱依智慧財產案件審理細則第2條第2款規定,得於專利權權利歸屬或其申請權歸屬爭議事件,自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因,該自為判斷仍應居於補充地位,無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。當真正創作人與新型專利權人發生新型專利權權利歸屬爭執時,除雇用人與受雇人間得依專利法第10條規定,向專利專責機關申請變更權利人,或當事人間達成讓與新型專利權之協議外,僅得依專利法第120條準用同法第35條之規定,由真正創作人於該專利案公告後2年內,以違反專利權人為非專利申請人之規定提起舉發,並於舉發撤銷確定後2個月內就相同創作申請新型專利,以該經撤銷確定之新型專利權之申請日為其申請日。真正創作人未經專利專責機關依法公告給予專利權之前,得否逕認其專利權受僭稱專利申請權人侵害,而依侵權行為規定請求僭稱專利申請權人回復原狀,移轉該專利權予己?又不當得利係指無法律上原因受有利益,致他人受損害而言,受益人所受利益與受害人所受損害間,須有因果關係存在。僭稱專利申請權人取得之專利權係專利專責機關所給予,真正創作人未經專利專責機關依法公告給予專利權之前,可否認其所受損害即為該專利權,而請求返還該專利權?亦均非無進一步推究之餘地(最高法院109年度台上字第2155號民事判決意旨參照)。

四、原告無法直接訴請法院確認其為系爭專利權之所有人,進而訴請被告移轉登記系爭專利為原告所有

系爭專利乃被告向智慧局提出申請,經智慧局核准審定後被告取得系爭專利,被告並非無法律上原因而受有系爭專利之利益,況被告現仍為系爭專利之專利權人,原告既未向智慧局提出申請並經其核准審定給予專利權,是原告既非系爭專利之專利權人,自無從認定原告所受損害為系爭專利,原告請求確認系爭專利權為其所有,復依民法第179條、第184條第1項前段為其請求權基礎,請求被告移轉登記系爭專利,揆諸前開說明,均難認該當上開規定之構成要件,原告亦未說明其他請求權基礎可確認或直接取得系爭專利之專利權,故原告直接訴請確認其為系爭專利權之所有人,進而訴請被告移轉登記系爭專利為原告所有,均非有據,不應准許。

五、系爭專利主要圖式

4.法律e教室_1-1_爭審組      4.法律e教室_1-2_爭審組

4.法律e教室_1-3_爭審組

  • 發布日期 : 113-07-03
  • 更新日期 : 113-07-04
  • 發布單位 : 國際及法律事務室
  • 瀏覽人次 : 585

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