專利權人於申請過程中已放棄的部分權利,將無法在侵權訴訟中再主張該放棄部分之均等侵權
案情說明:
原告於民事訴訟中主張其為第OO號「虛擬實境即時導覽方法及系統」發明專利(下稱系爭專利)之專屬授權人,專利權期間自108年5月21日起至125年5月29日止,授權期間同為上開專利權期間,並經智慧局准予登記且公告。原告獲得系爭專利專屬授權後,即於其所經營管理「eyehouse愛看房」網站實施系爭專利關於虛擬看房系統之技術內容(詳附圖),惟被告A有限公司(下稱被告公司)未經原告同意或授權,於其建置提供公眾、不動產仲介業者使用之「全屋記」網站上,其中「VR虛擬實境房屋帶看與裝修改建系統」之導覽方法(下稱系爭導覽方法),經鑑定後確認落入系爭專利請求項1、5之文義、均等範圍,而侵害原告專利權。嗣原告於112年5月5日委請律師發函通知被告公司,請其停止侵權行為,並與原告協商和解事宜,然被告公司知悉後仍置若罔聞,持續經營「全屋記」網站且使用系爭導覽方法,並與國內知名不動產仲介業者合作,使其加盟店均使用系爭導覽方法招攬業務,顯為故意侵害原告專利權,且致原告受有損害,爰依專利法第96條第1項、第4項規定,請求被告公司防止侵害;及依專利法第96條第2項、第4項、第97條第1項第2款及第2項規定,請求被告公司給付100萬元損害賠償。茲智慧財產及商業法院於言詞辯論終結後判決如下:「原告之訴及假執行之聲請均駁回。」
智慧財產及商業法院判決意旨摘要:
一、專利權人可主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權,但被控侵權人得提出抗辯,主張全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項以限制均等論
判斷被控侵權對象是否適用均等論,原則上,僅須就被控侵權對象與系爭專利之請求項的技術特徵不相同的部分進行比對。專利權人主張被控侵權對象適用均等論而構成均等侵權時,被控侵權人得提出抗辯,主張全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻或貢獻原則等事項以限制均等論,若任一限制事項成立,則不適用均等論,應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。又由於文字之敘述有其侷限性,且無法合理期待專利權人於申請專利時即能將所有無法預見但實質相同的技術特徵完全寫入請求項中,因此,專利權範圍不應僅侷限於文義範圍,而應另外包含均等範圍,此乃均等論之意旨。然而,對於專利權人曾於專利申請過程或維護專利權過程中所為修正、更正或申復而限縮專利權範圍之情況,則難謂專利權人無法預見該修正、更正或申復將導致放棄(surrender)部分專利權,若仍容許專利權人藉由主張均等論而重為主張其已放棄之專利,則此非但不符合均等論之意旨,且將增加專利權申請範圍之不確定性。
二、專利權人若為維護專利權與智慧局所提出之先前技術作為區隔,已限縮系爭專利之申請專利範圍,自不得於專利民事訴訟中再藉由均等論而擴張其已放棄之技術內容
就系爭導覽方法是否落入系爭專利請求項1要件編號1B之均等範圍,原告主張:系爭導覽方法顯示其電子裝置與該實境顯示裝置之畫面為同步,無論是否單向傳輸,其資訊傳遞功能是必要且存在,目的在於電子裝置與實境顯示裝置上可顯示相同移動畫面云云,然依申請人於系爭專利申請審查歷程及申復理由,其既將請求項1要件編號1B原本所載「並且於該電子裝置上同步顯示該實境顯示裝置所顯示的畫面」修正為「並且該電子裝置上依該伺服器所提供之資料同步顯示該實境顯示裝置所顯示的畫面」,並稱「修正後請求項係已明確界定本申請案之實境顯示裝置與電子裝置皆與伺服器進行資料傳輸,而非由其中一方直接控制另一方的顯示內容」、「本案的請求項1與說明書內容中提及,該伺服器不僅內存有地點的影像資訊,該伺服器係以雙向資訊傳輸方式,將所存資料傳至實境顯示裝置及電子裝置,並接收實境顯示裝置及電子裝置的回饋資訊,且其具有主動式的運算模式」等語,可知系爭專利之專利權人為維護專利權與智慧局所提出之先前技術作為區隔,因而將系爭專利請求項1增加「依該伺服器所提供之資料」同步顯示該實境顯示裝置所顯示的畫面之技術特徵,並將其解釋為伺服器與實境顯示裝置、電子裝置間為「雙向資料傳輸」,且非由其中一方直接控制另一方的顯示內容,實已限縮系爭專利請求項1之申請專利範圍,原告自不得於本件專利訴訟中再藉由均等論而擴張其已放棄之「由電子裝置直接控制實境顯示裝置,或由實境顯示裝置直接控制電子裝置」、「單向資料傳輸」等技術內容,是原告此部分主張,核屬違反申請歷史禁反言,應無足取。
三、系爭專利主要圖式
- 發布日期 : 113-08-01
- 更新日期 : 113-08-05
- 發布單位 : 國際及法律事務室
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