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「貢獻原則(Rule of Dedication)」為適用於均等論的限制條件

案情說明:

      原告為系爭專利1「兩截式鼻胃管」之專利權人,專利權期間自103年5月21日起至117年9月9日止。被告公司未經原告同意或授權,自110年2月起即製造、銷售系爭產品,並於各大藥局販售以營利。經原告委託事務所進行專利侵權分析比對,鑑定結果認系爭產品落入系爭專利1請求項1至4之均等範圍。原告於110年8月12日寄發存證信函與被告公司請其停止侵權行為,並應與原告進行協商,然被告公司於110年8月19日函覆原告後,至112年2月14日與原告洽談期間,均否認有侵權情事,迄今仍持續透過藥局、醫材行進行販售系爭產品,應為故意侵害原告專利權,且致原告受有損害,爰依專利法第96條第1項、第3項、第120條準用第96條第1項、第3項規定,請求被告公司排除、防止侵害,並請求被告公司給付1,000萬元損害賠償。

      被告則稱原告曾於系爭專利1申請過程中,修正申請專利範圍,引發申請歷史禁反言的效果,而有限制均等論之適用,即限縮系爭專利1之範圍。系爭產品未落入系爭專利1請求項之均等範圍,未侵害系爭專利1,且依本案舉證之證據資料,可以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性,系爭專利有應撤銷事由存在。又原告於110年8月12日寄發之存證信函內容並無系爭產品如何侵害系爭專利1之說明,被告無故意或過失。另原告並無實施系爭專利1,原告應無損害。

      茲智慧財產及商業法院於言詞辯論終結後判決為原告之訴駁回。

        智慧財產及商業法院判決意旨摘要:

一、 「貢獻原則」係指於系爭專利之說明書或圖式中有揭露但並未記載於請求項的技術手段

    按「貢獻原則」係指於系爭專利之說明書或圖式中有揭露但並未記載於請求項的技術手段,應被視為貢獻給公眾,專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利之請求項中申請卻未申請之技術手段。因此,「貢獻原則」為均等論的限制事項之一。

二、判斷是否適用貢獻原則,應於判斷系爭專利之請求項與被控侵權對象之對應技術特徵是否為均等時一併考量。

(一) 本件依原告於系爭專利1說明書所提之前揭系爭專利1主要圖式(2)、(3)、(4)、(5)所示,可知原告於申請專利時,已揭露鼻胃管之接合端得為主要圖式(2)、(3)螺桿之設計,或主要圖式(4)、(5)所示扣環設計,此兩者實施例內容為不同技術手段;復觀之系爭專利1請求項1要件編號1E所載「而該固定部之接合端與該連接部之套接端兩接合部位,為開設成相互套接之扣環設計,以供卡扣結合」之技術特徵,已明確揭露系爭專利1以相互套接之扣環設計為其技術方法,並僅此技術方法作為系爭專利1之專利申請範圍;再佐以系爭專利1說明書【實施方式】所載「此一另一實施例固定部與連接部之叩合結構設計,主要在於提供實施鼻胃管穿置之病患若有精神不能自主,導致拔管或活動能力不良致經常卡勾到鼻胃管之狀況所設計,該叩合邊與套合端接合後,僅具有一定之固持力,超過預設之固持力之瞬間力道會導致脫離,使穿置後之鼻胃管之第一管體仍能留置於體內,不需再重新穿置,而如欲抽離第一管體,仍可自鼻腔中取出第一管體」等語,益見系爭專利1所採取之扣環設計,因叩合邊與套合端接合後,僅具有一定之固持力,超過預設之固持力之瞬間力道會導致脫離,故原告於申請系爭專利1時認為其所採取扣環設計之技術方法,得以達成螺接設計所不具有之作用與功效。

(二)系爭產品技術內容(如附圖所示)

     系爭產品對應於系爭專利1之技術內容,為一種兩截式鼻胃管,其包括有一第一管體及第二管體,該第一管體一端設有一固定部,該固定部一側設有一接合部,該第二管體一端設有一連接部,連接部一側設有一套接端,其中第一管體固定部之接合端與第二管體連接部之套端分別設有相互連接之螺紋,以供螺接結合

(三) 原告雖主張:系爭產品上「相互套接之螺紋」與系爭專利1所揭示「相互套接之扣環設計」構成均等云云。然依均等論之三部測試法,系爭產品因具有相互套接之螺紋,而與系爭專利1請求項1所揭示相互套接之扣環設計為不同之技術手段,且兩者所達成之功能亦未相同,是系爭產品未為系爭專利1請求項1要件編號1E之均等所讀取,自無落入系爭專利1請求項1之均等範圍,業經本院認定如前。基此,原告既於申請系爭專利1時,已於說明書或圖式中揭露前述螺接設計、扣環設計為兩種不同技術方法,並僅於系爭專利1請求項1揭示「相互套接之扣環設計」之技術特徵,則依前揭說明,原告自不得再以均等論重為主張其原可於系爭專利1之請求項中申請申請之「相互套接之螺紋」技術手段。

三、系爭專利1主要圖式

系爭專利1主要圖式

4.法律e教室_1-1_爭審組

系爭產品

4.法律e教室_1-2_爭審組

 

 

4.法律e教室_1-3_爭審組

  • 發布日期 : 113-10-01
  • 更新日期 : 113-10-02
  • 發布單位 : 國際及法律事務室
  • 瀏覽人次 : 347

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