按 Enter 到主內容區
:::

經濟部智慧財產局Logo

:::

申請歷史檔案可作為解釋請求項之依據

案情說明:

      原告主張略以:原告為系爭專利1「承載支架及其製造方法以及從該承載支架所製得之發光裝置及其製造方法」(TWI553264B)、系爭專利2「發光裝置」(TWI64055B)及系爭專利3「發光裝置」(TWI665406B)之專利權人。原告發現被告公司委製、進口及銷售如附圖所示之產品,雖標示不同型號及產品名稱,實際上使用二類技術,即A類系爭產品(電極結構為凹字型)及B類系爭產品(電極結構為凸字型),A類系爭產品明顯包含系爭專利1請求項1、2、5至7、10,系爭專利2請求項1至3,系爭專利3請求項1至3、7之所有技術特徵而構成各該請求項之文義侵權,而B類系爭產品明顯包含系爭專利1請求項1至2、5至8、10,系爭專利2請求項1至4之文義侵權。被告甲、乙與丙公司對外共同以「™™集團」名義,以北區、中區、南區之分區經營銷售模式,並共用舞光LED產品型錄,放置於網站及各實體下游銷售通路,以供各區消費者選擇下單訂購,故有共同不法侵害他人之權利,應連帶負損害賠償責任。爰依專利法第96條第1至3項、第97條第1項第2款、第2項、民法第184條第1項前段、第185條第1項前段、第28條、公司法第23條第2項及民事訴訟法第244條第4項規定,請求判決。

      被告則以:原告所提照片,無法辨識是否為系爭產品,亦無法辨識是否對應何產品型號,更無法據此認定系爭產品有侵害系爭專利之情形。縱依原告補提照片觀之,其中「殼體截面」之紋路,有金屬泡泡,明顯與其他殼體表面紋路相同,看不出差異性;「電極部截面」上有大量銲錫殘料、塑膠泡泡等附著,顯非系爭發光二極體電極部之原始樣貌,均無法證明被告等侵權。系爭專利獨立請求項所載「殼體截面」與「電極部截面」所界定之技術特徵,明顯與「分別移除」之技術手段無關,系爭專利請求項未記載必要技術特徵,系爭專利說明書之揭露不明確,致無法據以實現,系爭專利之各請求項記載不明確,且不為各該說明書所支持,系爭專利有上開無效之原因。又依被告等提出之乙證等證據,已揭露系爭專利上開請求項用語特徵「殼體截面」、「電極部截面」、「非齊平」及「突出」,足以證明系爭專利之獨立項均不具新穎性、進步性。系爭專利既有前開無效之原因,自不得對被告等主張權利等語,資為抗辯。

      茲智慧財產及商業法院於言詞辯論終結後判決如下:「原告之訴及假執行之聲請均駁回。」

智慧財產及商業法院判決意旨摘要:

一、系爭專利所有請求項關於「殼體截面」、「電極部截面」應如何解釋?

() 系爭專利請求項關於「殼體截面」、「電極部截面」有解釋之必要:

      原告主張「殼體截面」係指截斷之面,例如於加工過程中移除殘餘料後於承載體之殼體上所產生;「電極部截面」亦係指截斷之面,例如於加工過程中移除延伸部後於承載體之電極部上所產生等語;被告等則抗辯「電極部截面」應解釋為「電極部表面所產生的截斷之面,是移除延伸部後於電極部表面形成之斷面」,「殼體截面」應解釋為「殼體表面所產生的截斷之面,是移除殘餘料後於殼體表面形成之斷面」等情,兩造引用系爭專利說明書相同段落卻有不同解釋,自應有解釋之必要。

() 申請歷史檔案可作為解釋請求項之依據:

   1. 解釋申請專利範圍,得參酌內部證據與外部證據,前者係指請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案;後者指內部證據以外之其他證據。例如,創作人之其他論文著作與其他專利、相關前案、專家證人之見解、該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點、權威著作、字典、專業辭典、工具書、教科書等,並以內部證據之適用為優先」(最高行政法院103年度判字第417號判決意旨參照)。另按所謂「申請歷史檔案」,係指專利案自申請專利至專利權維護過程中,於專利申請時之說明書、申請專利範圍及圖式以外的文件檔案,例如外文說明書、申請專利、舉發或行政救濟階段之補充、修正文件、更正文件、申復書、面詢紀錄、答辯書、理由書或其他相關文件等。專利案自申請專利至專利權維護過程中,專利申請權人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時,則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據。

   2. 將請求項「截面」直接解釋為截斷之面,並無法確定截面產生的具體時間與位置,且兩造解釋範圍大小不一,依請求項文字解釋仍未臻明確,因此有必要參酌發明說明、圖式及申請歷史檔案。系爭專利說明書第[0022]段記載「移除後延伸部會於承載體之電極部上產生至少一電極部截面,而移除後殘餘料會於承載體之殼體上產生一殼體截面」等語,系爭專利說明書第[0047]段與圖式第14、15圖記載「請參閱第15圖,於第三步驟中,移除部分填充於空乏區130的塑料體150,也就是,將填充於該二第一貫穿槽132中的部分塑料體150移除。欲移除的塑料體150稱為殘餘料151(如第14圖所示),該殘餘料151的範圍將依據產品的具體形狀而定」,系爭專利說明書第[0048]段與圖式第16圖記載「請參閱第16圖,於第四步驟中,移除部分露出塑料體150之延伸部140,以使得延伸部140的剩餘部分與框架120相分隔」,此外「殼體截面」、「電極部截面」等用語,系爭專利說明書並無其他說明或補充。另查申請歷史檔案,原告於105年2月3日向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請發明專利,嗣經智慧局核准公告為系爭專利1,系爭專利1申請過程中,智慧局以引證1、2所揭示內容認系爭專利1請求項1、6不具新穎性,請求項2至5、7至10不具進步性等為由,而於審查意見通知函通知原告,原告即提出申復理由書說明系爭專利1請求項1與引證1之差異:「具體而言,請求項1之電極部截面及殼體截面係指截斷之面,例如於加工過程中移除延伸部而定義出之技術特徵(參說明書第[0022]段),而該等截面上更可定義有一彎曲面」等語。

   3. 由上可知,系爭專利1請求項「殼體截面」、「電極部截面」其產生方式有特別意義,致使「殼體截面」、「電極部截面」產生於特定位置,且原告已於系爭專利1之歷史檔案過程中就相同用語之「殼體截面」、「電極部截面」之設置型態限縮解釋,進而認為與前開引證1未揭露電極部及其殼體是否有經截斷之加工不同,藉以可為系爭專利1專利說明書所支持及與先前技術作區隔而具有進步性,故經智慧局獲准專利之處分,揆諸前開說明,依請求項文義並參酌說明書、圖式及申請歷史檔案內容限縮解釋即可反映系爭專利所欲解決之問題、技術手段及功效三者所共同建構之發明構思,「殼體截面」應解釋為「移除殘餘料後於承載體之殼體上所產生截斷之面」,「電極部截面」應限縮解釋為「移除延伸部後於承載體之電極部上所產生截斷之面」。

二、系爭專利1主要圖式與系爭產品

系爭專利1

4.法律e教室_1-1_爭審組.JPG.png4.法律e教室_1-2_爭審組.jpg.png

 

系爭專利1 與系爭產品之整體外觀簡易比對圖

4.法律e教室_1-3_爭審組.jpg

  • 發布日期 : 113-12-04
  • 更新日期 : 113-12-04
  • 發布單位 : 國際及法律事務室
  • 瀏覽人次 : 241

訂閱電子報

每月寄送一次,提供我國智財權發展與新知 讓您完整掌握IP最新動態、國際趨勢

回頁首