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專利權人於民事訴訟中主張「更正再抗辯」時,應先踐行向專利專責機關 申請更正專利權範圍之程序

案情說明:

原告為中華民國第M626862號新型專利「物件除屑機」(下稱系爭專利)之專利權人,原告於民國111年12月拜訪客戶時,赫然發現被告公司販賣之「平送式鐵屑油水分機」產品2台(下稱系爭產品)之結構與系爭專利極其相似;原告於112年間經濟部國際貿易局在高雄展覽館主辦之「2023年台灣國際扣件展」展覽,亦發現被告公司參展,公開銷售系爭產品。原告遂委請訴外人™™專利商標事務所進行侵害比對分析,其結果為系爭產品落入系爭專利更正後請求項1,及系爭專利請求項3、4依附於更正後請求項1之文義範圍,而侵害系爭專利。原告以通訊軟體LINE告知被告公司法定代理人上開侵權事實,被告均置之未理而繼續販售系爭產品,確屬故意侵害原告專利權,致原告受有損害。為此原告依專利法第120條準用第96條第1項、第3項規定請求被告排除、防止侵害系爭專利並銷毀已製造並販賣之系爭產品至少5台;及依同法第96條第2項請求被告公司給付最低金額損害賠償。

被告則提出抗辯系爭專利請求項1至5不具進步性,具有應撤銷之事由,並提出乙證3至乙證7及各該證據與甲證2(即系爭專利先前技術)組合,可證明為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。系爭專利不具進步性,原告提起本件訴訟顯無理由。

茲智慧財產及商業法院於言詞辯論終結後判決如下:「原告之訴及假執行之聲請均駁回。」

智慧財產及商業法院判決意旨摘要:

一、專利權人主張更正再抗辯時,應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張

(一)本件係依系爭專利舉發案中第2次更正後之申請專利範圍為審理依據

     被告於113年2月17日對系爭專利向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)提出舉發,原告於113年7月3日提出第2次系爭專利更正,兩造同意依系爭專利第2次更正後之申請專利範圍為本件審理依據。

(二)專利權人為維護系爭專利之有效性,除積極舉證反駁外,最主要之訴訟防禦方法,即藉由更正專利權範圍來排除無效事由

     按「當事人依第41條第1項規定主張或抗辯專利權有應撤銷之原因,專利權人已向專利專責機關申請更正專利權範圍者,應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張。前項情形,專利權人因不可歸責於己之事由,致不得向專利專責機關申請更正,且如不許更正顯失公平者,得逕向法院陳明欲更正專利權之範圍,並以之為請求或主張。前二項情形,專利權人應以書狀記載更正專利權範圍所依據之事實及理由,並通知他造當事人。第1項、第2項情形,法院得就更正專利權範圍之合法性自為判斷,並於裁判前表明其法律上見解及適度開示心證。除第2項規定外,專利權人未向專利專責機關申請更正或撤回申請更正者,不得依更正後之專利權範圍為請求或主張。法院依第4項判斷更正專利權範圍為合法時,應依更正後之專利權範圍為本案之審理。」,智慧財產案件審理法第43條定有明文。立法意旨略以:專利權人為維護系爭專利之有效性,除積極舉證反駁外,最主要之訴訟防禦方法,即藉由更正專利權範圍來排除無效事由,以確保專利權之行使,此即為實務及學理所通稱之「更正再抗辯」或「對抗主張」;專利權人於民事訴訟程序主張更正再抗辯時,應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍之程序;再者,專利權人主張更正再抗辯之防禦方法,係為排除他造主張或抗辯專利權之無效事由,倘允許專利權人仍得以更正前之專利權範圍為請求或主張,將使得專利權人一方面以更正後之專利權範圍排除無效事由;另一方面又以更正前之專利權範圍為請求或主張,不僅造成該專利權範圍在同一訴訟程序處於不安定狀態,亦有違事理之平;故專利權人主張更正再抗辯時,應向法院陳明依更正後之專利權範圍為請求或主張,俾便利後續審理程序之進行。

(三)在舉發案件審查期間,有更正案者,應合併審查及合併審定

    同一舉發案審查期間,有二以上之更正案者,申請在先之更正案,視為撤回,專利法第77條第1、3項分別定有明文。復按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式,僅得就下列事項為之:㈠請求項之刪除,㈡申請專利範圍之減縮,㈢誤記或誤譯之訂正,㈣不明瞭記載之釋明;更正,除誤譯之訂正外,不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍;更正,不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍,專利法第120條準用第67條第1項、第2項、第4項定有明文。

  被告陳稱:其就系爭專利已向智慧局提起舉發,原告在舉發案曾申請更正兩次,分別為113年4月16日、7月3日,被告就第一次更正曾提出意見書,第二次更正未提出意見,目前在智慧局審查中等語。經查系爭專利因舉發案,現由智慧局審查中,有智慧局113年5月21日覆本院函可稽。原告於113年7月31日、8月2日分別陳述其於同年7月3日向智慧局申請更正,並提出專利更正申請書及系爭專利請求項1更正前後對照表為證。依前開規定,系爭專利因被告提起舉發,系爭專利請求項1之更正,須與舉發合併審定;而作兩次更正申請,於113年4月16日第一次更正申請,因於同年7月3日之第二次更正申請視為撤回。

(四) 專利權人向智慧局申請更正,符合智慧財產案件審理法第43條規定,本院依同條第4項規定應審究系爭專利請求項1更正

    查系爭專利更正後請求項1新增內容為:「,尺寸小於該間隙之鐵屑係穿過該間隙以落入該屑料集收單元中集收」與「,未穿過該間隙之鐵屑則落入該間隙呈重心偏移並與該等物件呈分離」,分別由系爭專利圖3、4及說明書【0009】所載「此時尺寸小於該間隙322c之鐵屑便會在震動過程中直接穿過該間隙322c落入該屑料集收單元33中集收,」與「而較大之鐵屑則會因大於該間隙322c的關係便留置於該第一、第二篩選件322a、322b上,…,藉此可使較大鐵屑之重心產生偏移至該第二篩選件322b的弧面上」之內容,符合專利法第120條準用第67條第1項第2款「申請專利範圍之減縮」,除未實質擴大申請專利範圍外,並未超出系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,亦符合專利法第120條準用第67條第2項;更正後之請求項1仍可達成更正前請求項1可使鐵屑移動過程避免產生卡掣現象,以讓物件與鐵屑的分離集收作業順利進行之目的(參系爭專利說明書【0004】),是以更正後請求項1並未減損更正前之目的,故更正後請求項1未實質變更或擴大公告時之申請專利範圍,符合專利法第120條準用第67條第4項。

 

二、系爭專利主要圖式

4.法律e教室_1-1_爭審組.JPG.png

圖3 第一較佳實施例示意圖

  • 發布日期 : 114-01-03
  • 更新日期 : 114-01-03
  • 發布單位 : 國際及法律事務室
  • 瀏覽人次 : 155

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