系爭商標

 註冊第01840068號

第5類「營養補充品」商品

據以評定商標

案情說明：

        原告之前手A公司於民國105年8月12日以「DT56a」商標（下稱系爭商標），指定使用於第5類「營養補充品」商品申請註冊，經核准列為註冊第01840068號商標，復於108年5月21日核准移轉登記予原告。110年9月29日參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定申請評定。案經經濟部智慧財產局（下稱被告）以112年10月31日中台評字第H01100115號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部於113年2月15日作成決定訴願駁回（下稱訴願決定），原告不服提起行政訴訟，經判決駁回。

智慧財產及商業法院判決意旨摘要：

一、依商標法第30條第1項第12款本文規定，商標有相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註冊。其立法意旨為：⒈本法除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。本此意旨，將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。2.至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。

二、參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實：

(一)依參加人於評定階段提出之證據4照片，可見會議現場海報標示「Femarelle（DT56a）」與「醫藥級保健食品植物性複方類雌激素調節劑」商品照片，該照片與被告查得西元2012年11月19日Femarelle臉書網頁所示照片相同，可知參加人101年11月間有實際使用據以評定商標字樣於更年期保健食品。再觀諸被告查得西元2013年6月27日鉅亨網報導、同年月28日yahoo!新聞報導，於報導大統生技代理進口以色列即參加人之女性更年期保健食品芙婷寶時，將據以評定商標字樣與「芙婷寶」商標並列呈現，亦可佐證參加人於102年間已將據以評定商標使用於更年期保健食品。堪認參加人於系爭商標105年8月12日申請註冊前，有將據以評定商標使用於更年期保健食品之事實。

(二)原告主張前揭證據不足使相關消費者認識DT56a為參加人使用之商標云云。然參佐原告所提答證8自承據以評定商標字樣係參加人於西元2003年間所研發之複合配方，在參加人產製及銷售前，並非任何複方之通稱，亦非同業必須或通常用以說明商品或服務之相關特性文字，具有商標識別性，常與Femarelle或芙婷寶並列，足以表彰A公司代理銷售之商品來源等情，且由商品行銷資料中可知商品係由以色列進口，並非由原告或其前手所產製，前揭證據可佐證參加人於系爭商標申請註冊前有先使用之事實，原告主張不可採。

三、系爭商標與據以評定商標相較，二者均由相同之外文及數字「DT56a」所構成，以具有普通知識經驗之消費者於購買時施以普通之注意，極可能誤認二者來自同一來源，應屬構成相同之商標。

四、系爭商標指定使用之「營養補充品」商品，與據以評定商標實際先使用之更年期保健食品相較，二者同屬營養補充商品，於功能、用途、材料、產製者、行銷管道或場所及消費族群等因素上具有共同或關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成高度類似之商品。

五、本件應有商標法第30條第1項第12款本文規定之適用：

（一）參加人於系爭商標申請註冊前，有先使用據以評定商標於更年期保健食品之事實。而由參加人所提證據6、7與訴外人GUTCO簽訂之獨家經銷合約、A公司承受GUTCO前開經銷契約權利義務之合約，參加人與A公司間具經銷關係，A公司顯係因業務往來關係而知悉據以評定商標之存在。再徵以參加人否認同意A公司註冊系爭商標，依A公司答證8意旨係為經銷參加人營養補充商品必要而註冊系爭商標，日後需轉讓予參加人，然直至解散清算完結A公司並未移轉商標權。又原告自承繼受取得系爭商標，理應概括承受系爭商標之權益及瑕疵（最高行政法院91年度判字第1382號行政判決意旨參照），卻於經銷關係終止已無以系爭商標推廣行銷參加人商品必要之情況下，以經銷合約糾紛為由，對於參加人移轉系爭商標之要求置之不理。綜觀上情，實難認系爭商標之註冊屬善意而無仿襲意圖，本件應有商標法第30條第1項第12款本文規定之適用。

（二）原告主張A公司依經銷合約第3.2、3.3、7.1條約定註冊系爭商標，為行銷商品所必要，係屬善意而無仿襲意圖。原告係以A公司唯一股東地位繼受取得系爭商標（即公司清算資產），並非基於A公司意定轉讓，本件為經銷合約糾紛，與商標法第30條第1項第12款規定無關。參加人提出本件商標評定構成權利濫用且有違誠信原則云云，並提出答證8、答證12至14為證。然查：

1.答證8係A公司於系爭商標申請註冊階段回應被告核駁理由先行通知書之說明函，表示系爭商標日後需轉讓予參加人，惟迄至經銷合約終止後，系爭商標均未轉讓予參加人，實難認屬善意而無仿襲意圖，已如前述。且觀諸參加人所提經銷合約之第3.2、3.3條約定記載商品之註冊/登記應以經銷商A公司名義為之，經銷商取得獨家經銷權、商品進口、行銷、經銷之註冊∕登記程序應由經銷商負責等事項；第7.1條記載經銷商應確保商品包裝之文字等內容符合相關法令規定，均未就系爭商標之申請權或權利歸屬為約定，依前述契約內容，並無法得知參加人是否同意A公司申請註冊系爭商標。再徵以經銷合約第17.1條係約定與FEMARELLE系列商品有關之智慧財產權均屬於參加人，參加人亦提出證據12之電子郵件堅詞否認同意或授權A公司申請系爭商標註冊，原告就參加人知悉並同意系爭商標之註冊乙情，復未提出具體事證，僅以參加人依經銷合約及增補條款而有持續供貨之事實，以及系爭商標於經銷合約期間如答證12至14所示使用情形，尚不足以推斷系爭商標之註冊已獲參加人同意，而為有利原告之論據。

2.依答證8之意旨，系爭商標既係為經銷參加人營養補充商品之目的而為申請註冊，於經銷合約終止後，已無以系爭商標推廣行銷參加人商品必要，參加人為維護據以評定商標之商標權，並避免相關消費者將二者商標誤認為相同或關聯之商品來源，依前揭商標法第30條第1項第12款規定提起本件評定，難認有原告所謂專為損害他人為目的之權利濫用或違反誠信原則情事，原告主張不足採。

六、綜上所述，系爭商標有商標法第30條第1項第12款本文規定不得註冊之情形，原處分合法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷，為無理由，應予駁回。

• 發布日期 : 114-01-24
• 更新日期 : 114-01-24
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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