澳洲設計法新修正，已於2022年3月10日生效，將提供設計申請人於尋求設計保護時更多彈性。

 

澳洲智慧財產局(下稱澳洲智慧局)副局長及設計註冊官Paula Adamson女士表示，此次設計法的修正，反映澳洲智慧局重新聚焦於讓澳洲企業更容易使用IP制度。她並表示，最近設計法的改革只是幫助客戶獲得設計權的一步，澳洲智慧局將致力進一步改革澳洲設計制度，流程上的改善僅是其中一環，而澳洲智慧局作為澳洲IP制度創新領導者的旅程，才剛要啟航。

 

本次修正已於2021年9月20日獲皇家批准，修正重點有(一)至(七)，其生效日期及內容，如下：

 

 

生效日期	修正重點
2021年9月11日	(七)第1、2部分
2022年3月10日	(一)至(六)、(七)第3部分

 

 

本次修法將優惠期由原來的6個月延長為12個月。讓設計申請人在申請保護之前，因意外公開，或因不瞭解其應在設計作品公開前申請保護，以致在申請前公開其設計者，仍得享有12個月的優惠期。

 

如設計之原始公開符合以下事實，則得在優惠期內申請保護：

 

以下設計之公開，不得適用優惠期：

 

為期12個月的優惠期制度，已於2022年3月10日起生效，要注意的是僅適用於在當日或之後的設計申請案，且僅適用於當日或之後才發生的公開揭露。

 

 

申請前先使用之侵權豁免規定，係在導入優惠期制度後，因為第三人可能無法得知該設計人打算在優惠期間申請設計保護，而對設計人及第三人權利的衡平措施。

 

此項修正，保護第三人免遭他人主張設計侵權。適用情形必須是第三人在註冊設計優先權日之前已開始使用相同設計，無論該設計係第三人獨立創造，或是在優先權日之前，因設計所有人之揭露而複製該設計。

 

申請前先使用之第三人得繼續使用(using)、製造(making)、進口(importing)及銷售(selling)該註冊設計之產品，不用擔心在該設計註冊之後被控侵權提起訴訟。此外，從申請前先使用之第三人處合法取得產品者，亦准予使用或銷售該產品，不致構成侵權。

 

 

本修正對設計之申請註冊流程進行簡化。對於2022年3月10日當日或之後的設計申請，申請人可於申請後6個月內請求註冊，申請人如未請求註冊，其設計申請將自動進入註冊流程，申請人如不擬註冊該設計，必須在申請後6個月內請求撤回該申請，而設計一旦註冊後，將進入形式審查，通過形式審查後將予以公開。此修正因申請人無須請求註冊，而簡化流程，且刪除之前申請人可選擇對尚未註冊之設計請求公開之規定。

 

 

 

本修正擴大目前的「不知情侵權者(innocent infringer)」抗辯，讓無法知道設計已受註冊保護的第三人得以避免不確定的侵權風險。設計從提交申請到完成註冊的過程，約需要6個月的時間，在這段期間，因該設計尚未對大眾公開，第三人即使進行檢索，亦無法得知該設計已經受到註冊保護，以致不知情的第三人可能被告侵權。

 

此時，第三人可提出抗辯，證明其對於該設計申請案之存在並不知情，且亦無法期待其得以合理方式知悉該已註冊設計申請案之存在，行使「不知情侵權者」抗辯，得以讓不知情的第三方在註冊前的設計使用，不致因侵權訴訟而被索賠。

 

針對不知情侵權訴訟案件，目前法院有裁量空間可以做出以下決定： 

 

 

專屬被授權人是指被授予關於該設計相關所有權利之個人或公司，排除所有其他人，包括設計所有人等的使用權利。

 

依修正前澳洲設計法規定，僅註冊設計所有人(權利人)可以提起侵權訴訟，專屬被授權人則被排除在外，有礙專屬被授權人實施該設計權。因此，本次修法加入專屬被授權人亦有提起侵權訴訟之權利，如此可確保專屬被授權人有效實施已支付授權金的設計權，因為他們可能是設計侵權的最大受害者。

 

 

形式要件，是指關於要求申請案必須包含那些資訊，以及設計圖式應如何提交的相關規定。

 

修法前，澳洲智慧局受理的設計申請案，其形式要件的規定係以澳洲設計規則(the Design Regulations)來規範。鑒於該局電子化申請已達99%，為使形式要件規定之更新更符合效率，以因應現代科技不斷變化的腳步，此次修法，賦予設計註冊官以書面指示(written determination)規範設計申請案所應符合之形式要件的權力，廢除以法律規範形式要件。

 

 

澳洲設計法新修正尚有其他微調，這些修正幫助澄清疑義及簡化設計制度，計有以下3個部分：

第1部分：知情使用者的認定標準

第2部分：設計註冊應予撤銷事由

第3部分：註冊設計的復權效力