由於各國外觀設計專利制度有很大差異，在海外取得外觀設計專利權不易，又日本自2015年加入海牙協定後，外國人在日本申請外觀設計專利的數量逐年遞增。因此，日本特許廳（JPO）出版《成功之秘訣：為在日本取得外觀設計專利權》海外指南(下稱指南)，以幫助海外使用者能順利在日本取得外觀設計專利權，並展開商業活動。

指南的內容分為「簡介」與「檢查清單」，包括日本外觀設計專利制度概要以及最新修訂之日本外觀設計專利制度相關規定，也同時介紹向JPO申請與透過海牙國際註冊管道申請流程的區別及優先權主張等，並利用外觀設計註冊實際案例或假設案例，以圖文方式加以說明或作為錯誤例示，也提供一些在日本申請外觀設計的技巧，讓使用者能夠清楚了解相關規定。指南架構摘要如下:

一、簡介

本指南深入分析了近期外國申請人在申請設計專利時經常遇到的問題，並提供了成功申請的重要指導原則，手冊也收錄了日本設計專利法規及審查標準最新的修訂內容，提供最新資訊。

(一)日本外觀設計專利制度概要

日本的外觀設計專利申請為「實質審查」，透過這樣的制度能確保申請人取得合理且有保障的權利。指南建議，申請人應該要深入了解整個申請流程，包括近期外觀設計專利法的修訂內容，當收到審查結果或核駁時，才能適當地回應和處理。

(二) 直接申請與海牙申請的區別

在日本申請外觀設計專利，可以選擇兩條途徑：可以直接向JPO提出申請，或是經由海牙國際註冊體系將日本列為指定國。在決定採用哪種方式之前，建議先評估兩種途徑的各項成本效益，特別是在翻譯費用、代理人費用，以及申請程序的複雜程度等方面的差異。

在保持高品質的實質審查的同時，從向JPO 提交申請到第1次通知審查結果的時間，平均約6個月，外觀設計專利權註冊成功後，會公開於JPO官方公報，若被拒絕時，不會被公開；經由海牙國際註冊指定日本國之申請案，依據海牙協定的規定，在公布國際註冊後的12個月內可以收到最初的通知，無論外觀設計專利權是否在日本註冊成功，在日本審查之前都會在WIPO 的網站上公開國際註冊內容。

圖1 向JPO直接申請與透過海牙國際註冊申請的程序

二、檢查清單

(一) 2020年4月部分修訂日本外觀設計專利法的保護對象

‧修訂擴充保護對象

• 圖像：包括實體圖片及影像
• 建築物外觀造型及內部裝潢設計

‧外觀設計專利權期間延長為25年

‧修改關連性外觀設計專利制度

圖2 2020年4月部分修訂日本外觀設計專利法例示

(二)避免以外觀設計專利不明確為由被拒

在日本要想註冊外觀設計專利，必須將與外觀設計專利相關的物品、建築、圖片的用途、功能，以及想要註冊外觀設計專利的物件，以及想要註冊外觀設計專利的物品、建築、圖片的形狀、花紋、色彩，必須能從申請書和附圖中具體導出，即使有六面圖，形狀也有可能不明確。

‧修訂在附圖中呈現申請註冊外觀設計專利的物品等以外的物品(如圖3)

‧修訂放寬對附圖數量的要求

圖3 附圖中須明確劃分並標示說明例示

(三)相關外觀設計專利

‧修訂擴充關連外觀設計專利制度

根據日本的外觀設計專利制度，原則上如果存在與申請的外觀設計專利在先申請的設計，就不能獲取外觀設計專利權。但是，如果類似的設計是本人的設計專利或者是本人已註冊的設計專利的情況下，將其指定為“主要外觀設計專利”，則可以獲取外觀設計專利權。這被稱為“關連外觀設計專利制度”。關連外觀設計專利制度最大的好處是，即使是因自己過去已註冊設計而失去新穎性的設計，也可以獲取外觀設計專利權。

2020年4月修訂:

• 關連外觀設計專利的申請期限從“到主要外觀設計專利的官方公告發行日(約8個月)”延長到“從基礎外觀設計專利的申請日起10 年”。
• 只有與關連外觀設計專利類似的設計(如圖4的意匠C) 才可以註冊。

圖4 基礎外觀設計專利與關連外觀設計專利例示

(四)一外觀設計專利一申請

‧在日本，外觀設計專利申請必須針對每項外觀設計專利逐一申請。(如圖5)，處理對策是刪除與一個外觀設計專利不相關的內容；又刪除修改上述的同時，可將刪除的外觀設計專利部分作為新的專利申請。

‧但如圖紙上有多個作品，有時也會被認定為一項外觀設計專利(如圖6)時，此類情況下，是不能分開申請的!例子所示，是由牙刷、牙膏和包裝文件構成的，或者作品在社會上是作為一個整體流通的，在形態上具有密切的關聯性的情況下，這些被認為是整體一項的物品。

圖5 每項外觀設計專利須逐一申請例示

圖6 被認定為整體一項外觀設計專利的例示

(五)基於巴黎公約的優先權

在向日本申請時，根據巴黎公約主張優先權，從最初的申請日到向日本申請日為止的期間內的其他申請和公知的外觀設計專利等，不會受到不利的待遇。但是，為了認可優先權的效果，必須滿足幾項手續條件。此外，向日本申請的外觀設計專利必須與向第一國家申請的外觀設計專利相同。(不相同例示，如圖7)

‧向日本直接申請且主張優先權的條件

• 在向第一國家申請註冊外觀設計專利之日起的6個月內，必須向日本申請註冊外觀設計專利。
• 向日本申請時，必須同時主張優先權。
• 必須在向日本申請之日起3個月內提交優先權文件【也可以提供優先權文件數位擷取服務(Digital Access Service,DAS)代碼，來代替提交優先權文件的影本】。

圖7 判定外觀設計專利不相同例示

(六)喪失新穎性的例外

日本的外觀設計專利法規定，在特定條件下公開外觀設計專利後申請註冊的情況下，不會因先前的公開而喪失該外觀設計專利的新穎性。這被稱為“喪失新穎性的例外”。

‧修訂放寬適用喪失新穎性的例外規定的手續

必要條件:

• 註冊外觀設計專利必須在自願公開後1年內向JPO 提交申請。
• 直接申請在向JPO 提交申請時，必須提交要求適用外觀設計專利喪失新穎性的例外規定的書面文件，或者在申請書上明確表明此項說明。(注意：如在申請時沒有辦理此項手續，即使提交了“書面證明”也不能適用此項規定!)
• 在向JPO 提交申請之日起的30天內，必須提交能夠證明滿足要求的書面文件(書面證明)。

適用外觀設計專利喪失新穎性的例外規定的相關手續放寬了。以前，對於擁有接受外觀設計專利註冊權利的人(也包括權利的繼承人) 自願公開的外觀設計專利，所有的公開行為都需要證明。依據2024年1月修訂的法律，只需要對於最初的公開日的公開行為進行證明，在那之後公開的相同或類似的外觀設計專利，也可以適用喪失新穎性的例外規定。

(七)補救措施

根據巴黎條約的優先權主張、適用喪失新穎性的例外的規定、回應拒絕理由通知等，在日本申請外觀設計專利註冊需要辦理各種各樣的手續。即使超過了相關文件的提交期限，也有補救措施。

‧優先權主張補救措施的手續要求如下:

• 在優先權期間內沒能向日本申請，必須是非故意的行為。
• 必須在優先權期間過後的2個月內向日本提交申請。
• 必須在優先權期間過後的2個月內提交恢復理由書和證據文件。
• 必須繳納恢復手續費24,500日元。
• 另修訂擴充補救措施，例如延長拒絕理由通知的答覆期限等。

‧修訂為了適用喪失新穎性的例外規定，手續出現錯誤的情況放寬與補救規定，相關的恢復要求

• “證明的書面文件”的內容有錯誤，自申請之日起30日內可以重新提交。即使超過了30天，如果是明顯的筆誤，也可以在意見表或申請書中補充說明。
• 請注意，向JPO 申請時提交的“標明了要求適用外觀設計專利喪失新穎性例外規定的書面文件”，事後不能追加內容!
• 因不能歸責的理由不能提交“證明書面文件”，從理由消失之日起2個月內(海外居民的情況下)，提交“書面證明”的期限過後6個月內，也可以提交。

JPO期許藉由海外指南，對那些考慮在日本提交外觀設計專利申請的人有所幫助，從2024年 11月開始，除了英文版指南外，還出版了中文(PDF)。

• 發布日期 : 113-12-25
• 更新日期 : 113-12-26
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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