馬來西亞聯邦法院日前公布Merck Sharp & Dohme Corp v Hovid Berhad 一案（簡稱Merck 案）的判決，該案為馬來西亞有史以來第3 件上訴到最高法院的專利訴訟案，具有相當的重要性。

在2015 年SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor 一案（簡稱SKB Shutters 案）的判決中，馬來西亞聯邦法院認為若專利案中的一項獨立請求項無效，則所有依附於該項次的附屬請求項也都會被視為無效，原因是在訴訟程序中無法修正附屬請求項的內容，此一判決大大削減附屬請求項的價值。有鑑於此，馬來西亞的智慧財產權相關協會和專利局合作草擬專利法修正案，希望將相關法規明確化，並賦予法院在訴訟程序中允許修正之權利。雖然法案至今尚未送交國會審查，但所針對的議題在Merck 案判決中已獲解決。

馬來西亞聯邦法院審理Merck 案時重新檢視了SKB Shutters 案的判決，並釋明當一項獨立請求項包含附屬請求項的所有特徵(feature)，例如化學案的獨立請求項可能包含多個選擇(option)，其附屬請求項又分別對應到各選擇的限制(limitation) 時，當引證前案同樣包含獨立請求項中的多個選擇，則該獨立請求項之無效會導致所有附屬請求項之無效。惟前述態樣之請求項（判決中稱之為第一類(Type 1) 請求項）並不常見，較常見的第二類(Type 2) 請求項指的是附屬請求項中包含獨立請求項中未見之特徵，馬來西亞聯邦法院認為第二類的獨立請求項之無效不應自動導致其附屬請求項之無效。馬來西亞聯邦法院也認為SKB Shutters 案係依法不准予修正之判斷不完全正確，訴訟中得准予修正附屬請求項之請求，且訴訟程序完結後也可提出修正請求。因此馬來西亞聯邦法院推翻了SKB Shutters 案判決對請求項無效之看法，認為在訴訟程序中應將獨立請求項和附屬請求項的有效性分開檢視。

取材自：台一雙週專利電子報第228期

• 發布日期 : 108-10-02
• 更新日期 : 108-10-02
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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