印度法規規定，在專利申請案核准前申請人可主動提出分割案，或者當申請案因單一性問題被核駁時也可提出分割案。在過去，主動提出與原案擁有相同申請專利範圍的分割案曾經是可採行的專利申請策略；但智慧財產上訴委員會 (Intellectual Property Appellate Board, IPAB) 已做出決定，不得主動提出與原案擁有相同申請專利範圍，或是與原案沒有顯著可專利性差異 (patentably distinct) 的分割案，分割案僅可在原案有單一性問題時提出。

針對分割案，德里高等法院 (Delhi High Court) 曾於2022年7月20日做出判決，指出原案的申請專利範圍應明確存在複數的發明，不可僅依說明書中的揭露提出分割案；也就是分割案的申請專利範圍必須已存在於原案的申請專利範圍中，其後印度專利局也依據此決定對不符合要求的分割案發出核駁。然而，德里高等法院有法官不同意前述立場，並將當時審理的訴訟案轉給另一分庭審理。最終，原判決在2023年10月13日被推翻，並重申分割案提出之原則如下：

• 當申請案有單一性問題，不管是否因此被核駁，申請人皆可提出分割案。當一項與原案有顯著專利性差異的發明，可受原案說明書支持但未包含於原案申請專利範圍中時，亦可主動為其提出分割案。
• 對於申請專利範圍是否對應至同一發明概念是依據產品共同的構造特徵判斷，而非以產品的功能或用途，因此兩種不同的方法可能無法被單一件專利申請案所涵蓋。若一項原案未主張之所請標的與原案的發明概念相同，則分割案不可涵蓋該未主張之所請標的。
• 若原案中不具可專利性之所請標的與原案的發明概念相同，則分割案不可涵蓋該不具可專利性之所請標的。
• 申請人最遲應在回覆審查意見的同時提出分割案，聽證階段時則應在提出書面意見之前。若申請案被拒絕，提出訴願後被發回印度專利局繼續審查，此時申請人也可提出分割案。
• 若仍在審查階段的分割案有單一性問題，即使原案已核准、已撤回或已被拒絕，申請人仍可再提出分割案。
• 當原案之部分請求項被刪除，只要被刪除的請求項與原案保留的請求項之間不符合單一性要件，申請人可依據被刪除的請求項提出分割案。

資料來源：Latest Decision in Syngenta Limited Vs Controller of Patents & Designs - Divisional Applications in India -Issues and Clarifications Revised on 31 October 2023, D. P. AHUJA & CO., November 8, 2023.


取材自：台一雙週專利電子報第336期。

• 發布日期 : 113-02-01
• 更新日期 : 113-02-15
• 發布單位 : 國際及法律事務室
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