英國智慧財產局（UKIPO）於2025年6月27日發布商標惡意申請審查實務修正通知（Practice Amendment Notice，PAN 1/25），並立即生效。源起於英國最高法院在SkyKick UK Ltd訴Sky Ltd一案2024年11月13日判決中，針對「商標惡意申請」作出明確的解釋，爰修正其審查實務。

SkyKick UK Ltd訴Sky Ltd案

事實

2016年，英國電信巨頭Sky訴美國科技公司SkyKick，指控其使用「SkyKick」品牌提供電子郵件遷移和雲端儲存服務，侵害「Sky」商標權。SkyKick抗辯主張Sky的商標應被撤銷，因為該商標的註冊範圍過於廣泛，涵蓋許多Sky並無真實使用意圖的商品和服務。初審法院判決Sky部分商標註冊範圍過廣，構成惡意註冊並應予縮減。上訴法院推翻初審判決，認為Sky商標註冊旨在保護其在預期未來商業使用之權益，並非惡意，並判決SkyKick敗訴。SkyKick隨後向最高法院提出上訴。

背景

根據英國商標法第3條絕對不准註冊事由中之第(6)項明定，如商標申請係惡意，或在惡意範圍內，禁止註冊。SkyKick案判決列舉了一系列與惡意條款解釋相關的原則。該判決就惡意認定是否源於對商品和服務的過於寬泛的指定，或其指定使用於過於廣泛的上位概念商品。如果申請人無意在所指定的商品或服務範圍內使用該商標，則可能存在惡意申請的情形。

基本原則

判決中強調，不要求申請人在申請前使用商標有其益處。然而，這種制度容易被濫用。例如，申請人可能將商品和服務的申請用於指示商品來源以外的目的。這種做法可能是故意的，目的是取得法律武器來阻止或破壞第三方無辜且無可非議的活動。這可能會給其他希望進入市場的交易者設置障礙，減少商標的選擇空間。此外，依英國商標法第46條第(1)項第(a)款規定，若註冊後連續5年內，商標未被真實使用，且無正當理由，該商標可能被廢止。在5年的寬限期內，商標所有人可以阻止其他商標的使用，包括阻止用於商標所有人無意提供的商品/服務。

該判決重申這5年的「寬限期」允許商標申請人在申請時，雖不須要確定其有意銷售或提交所申請保護的商品或服務。然而，此規定不應被濫用。若申請人在5年寬限期內，缺乏真實使用意圖去開發相關商品或服務，則可能會出現問題。若商標申請人同時意圖在廣泛商品或服務範圍內，行使該商標專有排他權，則將推定其意圖獲取超出商標表彰商品來源之基本功能的專有權利。“……申請人的動機或意圖是從事背離商標制度宗旨下公認的道德行為和誠實商業行為原則的行為”可理解為有惡意訴訟的本質。惟上述情況，可以透過對相關商品/服務提出申請的合理商業理由，提供令人滿意的解釋來進行反駁。但是，如果未能提供令人滿意的解釋，則可能構成惡意申請。

判決中亦提出案例檢驗惡意申請的主張，係依客觀上指定之商品和服務寬度和篇幅及其性質，與申請人業務（或缺乏業務）的規模和性質相比，是否足以推翻善意之推定。在缺乏與商標功能（指示所申請商品或服務的來源）相符的解釋和理由的情況下，是否可以合理地從申請所涉及的商品和服務清單的大小和性質以及所有其他情況（包括申請人業務的規模和性質），加以推斷該申請全部或部分構成了對商標制度的濫用，並因此具有惡意。

判決要旨

2024年11月13日英國最高法院針對SkyKick UK Ltd 訴 Sky Ltd 一案做出了判決，最終支持SkyKick的部分主張。最高法院認為Sky的商標註冊包含過於廣泛的商品和服務範圍，並無真實使用意圖，以該商標開發或提供所有商品和服務，足以構成惡意申請，例如Sky 註冊指定於與其主要業務無關的第3類「漂白劑製劑」、第17類「絕緣材料」、第18類「鞭子」等，該等商品為惡意申請註冊，宣判該惡意申請部分無效，並未宣告整個商標或所有類別無效。

商標惡意申請實務審查修正通知摘要

過去，UKIPO審查員通常不會主動對過於廣泛的商品或服務類別駁回其申請。但依UKIPO於2025年6月27日發布之審查實務修正通知，未來審查員會積極地審查商標申請案中的商品或服務類別是否屬於「明顯且不證自明地過於廣泛」，若有此情形，將在審查過程中判定可能為惡意申請。

為確保不被判定為惡意申請，該通知提醒商標申請人應注意事項如下：

1. 商標申請人應確保商標申請指定之商品與服務能公平合理地代表其業務範圍。
2. 申請指定跨多個類別的大量商品與服務時，應特別謹慎。
3. 應謹慎考量指定「電腦軟體」或「服裝」等上位概念的廣泛商品，是否真正反映預期用途，或考量改指定為具體的下位商品更為恰當。
4. 若申請範圍遭受質疑，須準備好合理的商業理由。

若申請人收到審查員有質疑惡意之通知，必須在兩個月內採取以下方式回應：

1. 申請人可選擇詳細解釋其廣泛申請商品或服務之的商業理由。
2. 申請人或選擇主動限縮商品或服務，使其更適當地反映其業務。
3. 若審查員不接受申請人之理由並堅持駁回，申請人可保留申辯或上訴權利。

未來審查員對某些申請情形，例如一次申請指定涵蓋所有45個尼斯分類類別的申請，或涵蓋第9類（包含大量技術、科學、資訊處理及軟體相關商品）所有商品的申請，可能會取決於具體事實和其他情況程度發給駁回意見通知。對於其他情況，審查員將逐案依據具體個案，判斷是否構成顯而易見過於廣泛的惡意申請。