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經濟部智慧財產局

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國際動態

USPTO新政策-自願提交「檢索揭露聲明」,將作為IPR/PGR立案有利因素

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  美國專利商標局(USPTO)於2025年11月17日發布了一份備忘錄,並宣布自發布日起生效。該備忘錄允許請求人在進入「多方複審」(Inter Partes Review, 下稱IPR)及「核准後複審」(Post-Grant Review, 下稱PGR)程序前,自願提交「檢索揭露聲明」(Search Disclosure Declaration, 下稱SDD),作為專利審判暨上訴委員會(PTAB)決定是否立案時一項有利的裁量因素。USPTO旨在提升內部審查過程未能發現的關鍵先前技術(Prior Art)的機制,從而提高立案機率及提升審查品質。

  備忘錄強調,提出IPR/PGR時,請求人如果一併提交SDD,將作為決定IPR/PGR是否立案時的一項有利因素,但如未提交也不會有任何負面影響或不利後果,以確保程序公平。一份完整的SDD必須詳細載明請求人使用何種方式檢索其欲主張的先前技術,具體包含「檢索時使用哪些資料庫(專利/非專利)」、「檢索策略與邏輯」、「使用哪些分析工具與公開資源」以及「檢索與審閱檢索結果耗費之時間」等,以證明其檢索的勤勉程度(Diligence),暗示該先前技術並非顯而易見或輕易可得。

  鑑於這些檢索方式可能涉及請求人的商業機密或專有的檢索技巧,USPTO允許IPR/PGR請求人向PTAB提出「保密請求」(Motion to Seal)以及「不公開審閱」(In Camera Review); USPTO則保留內部得使用這些資訊的權利,明確指出即便在保密狀態下,這些檢索資訊將被運用於內部訓練,包含加強審查官培訓、完善分類體系,並為開發AI輔助檢索工具提供參考資料。

 

  這項政策的背景源於USPTO發現長期以來,在IPR/PGR程序中,請求人經常能提出USPTO在審查階段未能發現的先前技術,而這些先前技術之所以未被審查官找到,往往是因為請求人運用更先進的檢索方法、更廣泛的資料庫知識或專業分析工具,超出USPTO日常檢索資源的範疇,而透過SDD的系統性蒐集,USPTO有機會深入了解這些外部檢索實務的精華。

  然而儘管USPTO提供保密機制以降低請求人之疑慮,未來仍需觀察有多少請求人願意提交SDD,公開其檢索策略以換取立案優勢。SDD雖然在PTAB階段有機會提高立案機率,但如果以專利訴訟整體宏觀視角而言,提交SDD有其潛在風險,比如說在訴訟階段違反「禁反言」(Estoppel)原則。SDD的提交實際上是請求人主動提供關於其「檢索能力」與「勤勉程度」的完美證據,因此法院在判斷禁反言範圍時,有可能提高在Ironburg一案中確立的「熟練檢索者」(Skilled Searcher)標準,將更多未在IPR 中提出的先前技術納入禁反言範圍,從而限制請求人自己的攻防能力。建議在運用此策略時,先在「爭取立案」與「違反禁反言原則」間進行仔細的利益評估,才能在複雜的專利爭訟戰場中持續保持優勢。

  • 發布日期:115-01-30
  • 更新日期: 115-01-30
  • 發布單位:國際及法律事務室
  • 點閱次數:81
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