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經濟部智慧財產局

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國際動態

USPTO實施PCT資訊導向審查請求(PIER)試行計畫,以減少積案和待審案件

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  美國專利商標局(USPTO)宣布,自2026年4月9日起至2027年4月9日止,並得視情況延長,實施「PCT資訊導向審查請求(PCT Informed Examination Request, PIER)」試行計畫。USPTO將自未經審查之國家階段申請案中,挑選特定專利申請案納入本計畫。針對雀屏中選的申請案,USPTO將發出「資訊導向審查請求通知」,並引用相關之《專利合作條約(PCT)》國際階段工作成果,要求申請人選定其後續程序:(1)續行審查;(2)延緩審查12個月;或(3)明示放棄該申請。申請人必須針對該資訊提出回復,以避免因未回復導致程序上視為放棄該申請案。USPTO預期,要求申請人在審閱案卷內之PCT國際階段工作成果後,再決定是否續行審查,將有助於減少積案並縮短待審期間、提升審查效率。

 

一、PIER試行計畫之適用資格

  USPTO將不定期自尚未進入實體審查之美國國家階段申請案中,選定特定案件納入PIER試行計畫。案件是否納入本計畫,由USPTO依職權單方決定,USPTO不予核准任何要求參與、退出或自本計畫中移除之請求。適用本計畫之申請案,必須為依美國專利法35 U.S.C.371進入國家階段之國際申請案。依35 U.S.C.111(a)提出之發明專利申請案,以及植物專利、設計專利及再發證申請案,均不適用本計畫。

 

二、依35 U.S.C.371進入美國國家階段申請案之國際階段工作成果

  針對符合上述資格且進入美國國家階段之雀屏中選案件,USPTO將發出「資訊導向審查請求通知」。一般而言,國家階段申請案卷宗通常包含國際檢索機構(International Searching Authority,ISA)所作成之「國際檢索報告(International Search Report,ISR)」與「書面意見(Written Opinion prepared by the ISA, WO/ISA)」。ISR會列出具相關性之先前技術報告,而WO/ISA則基於ISR所引證之文獻,提供初步且不具拘束力之專利評估。國家階段卷宗亦可能包含申請人所請求之「補充國際檢索報告(Supplemental International Search,SIS)」。此外,若申請人曾依PCT規定提交國際初步審查請求,則卷宗內亦將包含「國際初步可專利性報告(International Preliminary Report on Patentability,IPRP)」。 

 

三、依37 CFR 1.105之試行計畫資訊要求

  僅有完成審查前處理程序(Pre-examination processing)之國家階段申請案得獲選納入本計畫。針對入選案件,USPTO將依美國聯邦行政法規37 CFR 1.105之規定,要求申請人2個月期限內進行回復,但可透過繳費延期至最長6個月。申請人得選擇:(1)於考量國際階段工作成果後續行審查(亦得提交初步修正案);(2) 自請求之日起延緩審查(delay examination) 12個月;或 (3)依37 CFR 1.138明示放棄申請。為避免入選案件因未回復導致程序上視為放棄,申請人必須使用USPTO公告指定之專用表格提交完整回復。

  PIER試行計畫下之延緩審查,有別於37 CFR 1.103規定之暫緩(Suspension)或延期(Deferral)審查。本計畫提供申請人自提交延緩審查請求之日起算12個月之期間,評估其發明之商業可行性,且無須繳納暫緩或延期審查之規費。惟雖無須繳納規費,若選擇延緩審查,USPTO將視該12個月延緩審查期為申請人未盡合理努力之延誤,將導致專利期限補償(PTA)扣減。若申請人欲避免衍生進一步之程序費用,亦得於回復資訊導向審查請求時,依37 CFR 1.138(a)明示放棄該申請案。

 

四、回復試行計畫資訊要求

  申請人必須使用官方專用表格回復本計畫之資訊導向審查請求。該表格內含適用之PCT國際階段工作成果引用文獻,並提供一系列勾選選項,供申請人選擇續行審查、延緩審查或放棄申請。若申請人選擇續行審查(包含選擇延遲審查並經12個月延緩期滿後),得一併提交初步修正案,以使申請案處於更有利之審查狀態。此外,申請人亦得另行提交請願書明示放棄申請,以避免申請案被公開。

 

五、對申請人回復之內部處理

  申請人若未能於期限內提交完整且經正確簽署之回復表格,該申請案將被視為放棄。若該表格答覆內容不完整或簽署有瑕疵,USPTO將比照對「非最終核駁通知」(Non-final Office Action)之不完全答覆處理。若屬善意瑕疵,官方將發出瑕疵通知,並給予2個月補正期(總延展期限不得超過6個月)。

  若申請人提交完整回復並選擇續行審查者,案件將被排入審查官之待辦清單。若申請人請求延緩審查獲准者,將於12個月延緩期屆滿後,始排入審查官之待辦清單,但該12個月延緩期不可提前終止,且將導致PTA扣減。

  針對進入國家階段之案件,審查官將考量已存卷之國際檢索報告(ISR)引證文獻(含建檔於IFW 「Image File Wrapper」系統之美國專利文獻,及其他引證文獻),審查官與申請人皆無須另行造冊表列。惟須特別注意,PCT國際階段之引證文獻必須由申請人正式提交「資訊揭露聲明(IDS)」,始會印製於最終核發之專利證書上。

 

六、試行計畫之成效評估

  本試行計畫旨在評估「考量PCT國際階段工作成果後提出資訊導向審查請求」對申請人與整體審查效率之影響。USPTO將評估強制申請人於參酌國際階段報告後,是否改變申請策略,及對審查品質與效率之助益。於本試行計畫進行期間或結束後,USPTO預計將提供專屬管道,供參與者對本計畫提供意見回饋。

 

七、結語

  總結而言,PIER試行計畫係USPTO旨在減少積案與提升審查效率之一項「前置過濾機制」。對USPTO而言,此計畫能淘汰獲准機率較低之案件,以提升整體審查效率;對申請人而言,其優勢在於實體審查前,可先審閱國際階段報告結果,進行評估後再決定是否續行審查。

  若雀屏中選,申請人應及早調整美國專利布局策略:針對核心且急迫之技術,應積極研擬是否修正並「續行審查」;對於市場前景尚待驗證之技術,可在衡量PTA扣減損失後,善用「延緩審查」,評估技術與商業潛力後,進行技術修正再續行;而對於國際階段評價不利且無修正空間之案件,則可選擇「明示放棄」以及時停損,從而在專利保護效益與程序成本間,取得最佳平衡。

  • 發布日期:115-05-28
  • 更新日期: 115-05-28
  • 發布單位:國際及法律事務室
  • 點閱次數:33
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