案情說明

原告(專利權人)前於110年2月1日以「利用增加氣體密度抑制材料翹曲的方法」向被告申請發明專利，申請專利範圍共6項，經被告(智慧局)准予專利（公告號第1740779號，下稱系爭專利）。嗣參加人(舉發人)以系爭專利違反核准時專利法第22條第2項規定，對之提起舉發。經被告審查為「請求項1至6舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分），原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，原告不服，提起訴訟。

原告主張舉發人就舉發事由負有舉證之責任，專利專責機關「僅」就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查，專利專責機關職權審酌舉發人未提出之理由及證據時，「應」具體闡明並通知專利權人給予陳述意見及答辯機會。參加人之舉發理由書援引原證4為「主要引證」進行技術特徵比對，原證5則為「補強證據」只少量引用圖8至9、說明書【0066】至【0075】等部分段落，原處分竟以原證5為「主要引據」進行技術特徵比對，甚而於參加人不曾主張之前提下，逕自認定原證5單獨即足證明系爭專利請求項1不具進步性云云，已明顯逾越參加人主張範圍，被告依職權審酌參加人未提出之舉發理由，卻未依法闡明及通知原告限期答辯，違反專利法第75條、行政程序法第102條規定，且專利權人既已無從於訴訟程序中針對權利範圍進行更正，專利權人之更正利益「當然」受到影響，原處分程序違法情形，已影響原告更正利益，無從因嗣後於訴願或訴訟程序中給予原告答辯機會而補正，應予撤銷。

被告主張原處分引用原證5內容並未逸脫舉發理由所提證據及理由之範圍，在無引入新證據及新理由之前提下，自難稱舉發審定有依「職權審查」而未踐行交付原告答辯之情事，故原處分並無違誤。

茲智慧財產及商業法院於言詞辯論終結後判決如下：「原告之訴駁回。訴訟費用由原告負擔。」

智慧財產及商業法院判決意旨摘要

原處分並無違反專利法第75條及行政程序法第102條規定：

(一)原處分作成時即現行專利法第75條規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查。」又行政程序法第102條規定：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。但法規另有規定者，從其規定。」

(二)原處分作成時之專利審查基準（2019年版）第五篇第一章「專利權之舉發」4.4.1「職權審查之時機及範圍」規定：「職權審查係審查人員於舉發人爭點以外，基於公益目的而例外發動的審查措施，應審慎為之，且發動時機及範圍有其限制。.....職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據。例如舉發聲明範圍僅請求撤銷系爭專利請求項1至3者，縱使其他請求項亦有應撤銷之事由，尚不得發動職權審查。」4.4.2「通知專利權人答辯之義務」：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會。」

(三)比對參加人所提之舉發理由書及原處分引用原證4、5之內容：

1.舉發理由書引用原證4說明書第【0012】、【0055】至【0062】、【0063】-【0068】段，原處分則引用原證4說明書第【0066】、【0061】段，故原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證4之範圍。

2.舉發理由書引用原證5說明書第【0064】段（用於解釋圖8和圖9中所示的接合過程）、第【0066】至【0074】段（配合圖8和圖9，用於說明步驟 A3-A5《等溫加壓、等壓升溫、等溫等壓》）、第【0072】段（特別是第1至2行，描述加熱機構151的溫度上升以及晶圓W的加熱過程）、第【0075】段（描述步驟 A6《持壓降溫》，包括加熱機構151 溫度降低、晶圓W冷卻以及第三溫度T3的設定）、【0089】 段（用於說明在工序B2中，晶圓W如何被間接加熱）、圖8、圖9（流程圖和說明圖，用於說明接合過程中的壓力、溫度變化）、及圖10（用於說明接合工序中晶圓W的狀態）。原處分則引用原證5說明書第【0066】、【0069】、【0072】、【0073】、【0075】、【0076】、【0089】段、圖8及圖9。故除第【0076】段外，原處分並未逸脫舉發理由書所指陳原證5之範圍。

3.原證4與原證5為同一申請人，二者核心發明內容（利用可密閉處理腔室、載置台、加熱機構及氣體供給機構，通過加熱和加壓氣體實現晶片與基本結合避免基板翹曲）、裝置核心結構（兩者代表圖均為圖7且結構標號完全一致）、基本操作原理具有高度相似性，僅在製程中的溫度、壓力施加時序上存有差異。原處分已敘明原證4、5具高度關聯性，二者說明書技術內容高度相同甚至部分完全相同，故將原證5與原證4共通之技術內容與系爭專利請求項1部分元件進行比對，難謂逾越參加人原舉發理由範圍。縱經本院審酌後未採用原證5實施例一（圖9），而原證5另一實施例二（圖16）已揭露與系爭專利請求項1要件編號1C、1D完全相符之製程，此業經本院依智慧財產案件審理法第6條第4項規定，命當事人就原證5圖16表示意見，本院即得以之為裁判基礎，故原告前開主張理由即不足採。

(四)參加人於舉發階段提出原證4至原證6，雖未具體指明何者為最接近之先前技術，然觀諸其所主張之具體事實，以及對各具體事實與證據間關係之敘明，參加人當時應係以原證4為主要引證，以原證5、6為其他引證。而依原處分第4至16頁之理由，被告則以原證5為主要引證，以原證4、6為其他引證。固然參加人之舉發理由與被告所為之原處分，就主要引證及所為技術特徵比對有別，惟本件存在原證4至原證6之多數引證案，各引證如何結合，本屬參加人已提出之理由及證據，專利專責機關即被告在舉發聲明及爭點範圍內本得予以判斷，並無原告所指職權審查之情事，則被告於原告與參加人為陳述後，於比對時係依據舉發理由與證據所揭示之技術特徵為整體比對，作成原處分，並無原告所稱未予原告限期答辯機會，被告無裁量空間，違反專利法第75條及行政程序第102條規定之情事。再者，參加人於本院審理時表明以原證5為主要引證，本院業已逐項就各爭點詳列明細命當事人陳述意見，並於準備程序及言詞辯論程序詳由當事人言詞辯論，是以兩造及參加人對於此爭執，已於本院審理時為充分攻防。

(五)專利經提出舉發者，專利權人即應自行評估是否提出更正，尤其是可能舉發成立之專利權，專利權人提出更正，如符合更正相關規定，可能  使該專利獲得存活之機會，就行政訴訟中應否保障專利權人之更正權，涉及專利權人、舉發人及社會公眾間相互對立之利益權衡，同時攸關當事人紛爭一次解決及訴訟經濟之考量，現行智慧財產案件審理制度，法院於民事事件對於專利有效性得自為判斷，且於行政事件得審理同一撤銷理由之新證據（智慧財產案件審理法第41條、第70條規定參照），為調和各方利益保障，並維護程序之公平，本院曾詢問原告主引證為原證4或原證5，對於技術認定有無差別？假設原告於原處分階段知悉以原證5為主引證，原告有無更正可能性？原告主張主引證不同，在思考上一定有所不同，且抽象上一定會有更正可能性，就本件具體個案上需與當事人討論等等，嗣具狀稱因其已無從於訴訟程序中針對權利範圍進行更正，其更正利益當然受到影響，被告程序瑕疵並不會因訴願程序或訴訟程序給予陳述意見機會即當然補正云云。因本件被告及參加人仍援引原舉發證據，本院已曉諭爭點並賦予當事人就系爭專利之有效性充分辯論機會，亦詢問原告有無更正可能性，經其自行評估後復未表明其更正專利權之具體需求，本院自得依全案事證直接判斷系爭專利之有效性，毋庸發回命被告再就主引證選擇之順位另為處分之必要。