案情說明

      上訴人為中華民國第M510203號『中空迴轉油壓缸』新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，其主張被上訴人公司未經同意或授權，製造、生產、為販賣之要約、販售系爭產品。經上訴人將系爭產品與系爭專利進行侵權比對，發現系爭產品已落入系爭專利請求項1、2之文義範圍，遂通知被上訴人公司，請求其從公司官網移除系爭產品之介紹與下架回收系爭產品，惟遭其以系爭專利欠缺新穎性、進步性為由拒絕。原審(113年度民專訴字第43號)雖以系爭專利請求項1、2不具新穎性、進步性為由，駁回上訴人請求，惟經上訴人於114年3月12日向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出系爭專利申請專利範圍及說明書之更正，即於系爭專利請求項1「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」之後，增加「但不包含1.357至1.7」之技術特徵，為申請專利範圍之減縮，合於專利法第120條準用第67條之規定，自應以更正後之系爭專利範圍審理，且系爭產品既落入更正前系爭專利請求項1、2之文義範圍，更正後僅額外限縮請求項1之技術特徵，同樣不影響系爭產品落入更正後請求項1、2之文義範圍，是系爭產品確已構成專利權之侵害，上訴人自得依專利法第120條準用第96條第2項、民法第184條第1項前段規定請求損害賠償。

      被上訴人抗辯上訴人就系爭專利所提更正申請屬不當引入新事項，並不合法，業經智慧局予以核駁在案，縱認上訴人所提更正申請合法，惟系爭專利更正後之技術特徵，仍為所屬技術領域中具有通常知識者參考所提證據組合之技術內容後，得以輕易完成之簡易變更。

      茲智慧財產及商業法院於言詞辯論終結後判決如下：「一、上訴駁回。二、第二審訴訟費用（除減縮部分外）由上訴人負擔。」

智慧財產及商業法院判決意旨摘要

一、 上訴人於114年3月12日申請更正系爭專利，並不合法：

1. 按新型專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就申請專利範圍之減縮為之；更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，專利法第120條準用第67條第1項第2款、第2項、第4項所明定。次按新型專利權更正之審查應採實體審查方式，參照審查基準第二篇第九章「更正」。一般而言，從請求項中刪除與先前技術重疊的部分，由於該等被排除之內容並非由申請時說明書、申請專利範圍、圖式所能直接且無歧異得知，故屬引進新事項；惟如因為刪除該重疊部分後使請求項剩餘之標的不能經由正面的表現方式明確、簡潔地界定時，得以排除（disclaimer）與先前技術重疊部分的負面表現方式記載，此時在更正後之請求項雖增加申請時說明書所未揭露之技術特徵，得例外視為未引進新事項。上述以負面表現方式之更正限於申請專利之發明為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形（審查基準第二篇第九章更正「6.審查注意事項」之⑽內容參照）。

2. 經查，上訴人所申請專利範圍更正，係於系爭專利請求項1「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」新增「，但不包含1.357至1.7。」，雖該更正「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7，但不包含1.357至1.7」，相較於系爭專利之申請專利範圍「每一油封的外徑與內徑的比值小於或等於1.7」範圍較小，屬於申請專利範圍之減縮，然該「但不包含1.357至1.7」之技術特徵，並未記載於系爭專利之申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，亦非該所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項能直接且無歧異得知者，亦即系爭專利請求項1關於「但不包含1.357至1.7」之更正，並非為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，依上開說明，核屬引進新事項，即已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦屬實質變更系爭專利公告時之專利範圍，即不應准許更正。

3. 上訴人雖主張審查基準規定若數值屬於先前技術，即例外允許以排除記載方式，亦即以負面表現方式進行修正（更正），至於部分重疊或不具新穎性，應屬例示性質，並非限制此類修正僅可用於克服不具新穎性或僅可排除與先前技術重疊之部分；原判決認定由乙證3算得其外徑與內徑的比值為1.357，既然該比值為先前技術，上訴人據此排除「1.357至1.7」範圍，應可適用上開以負面表現方式之修正規定；又將先前技術所揭示但未見於原說明書之數值更正至請求項，並不屬於增加新事項，舉重以明輕，主動拋棄「1.357至1.7」之數值區間，應當更無增加新事項或損及社會公眾利益之疑慮云云。惟查，原判決就系爭專利有效性之判斷，係認定乙證3不足以證明系爭專利請求項1、2不具新穎性，而係認定其之ClFB型旋轉液壓缸之「軸徑為70、外徑為95及幅為13，可算得外徑與內徑的比值為1.357，相當於系爭專利請求項1之油封的外徑與內徑的比值小於1.7」，從而認定乙證3足以證明請求項1、2不具進步性，非為克服新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之證據。況且，乙證3僅揭露比值1.357為先前技術，並未揭露界於「1.357至1.7」之比值為先前技術，因此系爭專利之更正除無法適用排除1.357之數值外，亦不能排除「但不包含1.357至1.7」之數值範圍，更遑論上訴人並未提出僅更正「但不包含1.357」之內容，核與其所提更正情況並不相同。故上訴人就系爭專利所提更正，並不符合得以負面表現方式記載，例外視為未引進新事項之情形，其所為主張並不可採。

4. 基此，上訴人就系爭專利之更正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，亦屬實質變更系爭專利公告時之專利範圍，違反專利法第120條準用第67條第2、4項規定，故上訴人所提更正，自非合法，應以更正前之系爭專利權利範圍為據。

二、 系爭專利主要圖式與系爭產品