案情說明

      原告前於110年7月14日以「無線通訊車牌框架」向智慧財產局(下稱被告)申請新型專利，申請專利範圍共10項，經編為第110208245號進行形式審查，准予專利，並發給新型第M621406號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第120條準用第22條第2項規定提起舉發，案經被告審查以專利舉發審定書為「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服提起訴願，經濟部於114年2月7日予以訴願駁回，原告不服提起本訴。

      茲智慧財產及商業法院於言詞辯論終結後判決如下：「一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。」

智慧財產及商業法院判決意旨摘要

一、原告主張：經駁回確定前，應認仍有更正可能。

原告主張依專利法第74條、第118條規定，於專利訴訟程序中，專利權人均得提出更正申請，專利審查基準第一篇第二十章關於更正時期之規定，增加法律所無之限制，違反法律保留原則而無效，本件行政救濟程序經駁回確定前，系爭專利仍有效存在，應認仍有更正可能，基於對專利權人更正權之保障，應許原告得於本件行政訴訟中提出更正，系爭專利請求項1、2及4更正內容為說明書所支持，本件應以更正後之專利範圍為審理，而參加人所提爭點所示證據組合，均不足以證明系爭專利更正前、後之請求項不具進步性。

二、法院判斷：系爭專利舉發成立之處分在行政處分未經行政爭訟程序撤銷前，仍具實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請。

（一）原告不得更正系爭專利申請專利範圍

依專利法第120條準用第74條第3項規定，舉發案件審查期間，專利權人僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但新型專利權有訴訟案件繫屬中，不在此限。其立法理由為：「為確實掌控舉發案件審查期程，避免延宕審查而損及兩造權益，舉發期間之更正有限制之必要，爰參考日本特許法第134條之2規定限制提起更正時點。另修正條文第73條第4項規定已限制舉發人得補提證據及理由為舉發後3個月內，爰依專利審查基準所列舉之申請更正態樣，增訂第3項規定，限制專利權人申請更正僅得於專利專責機關通知答辯、或對舉發人補提證據理由之補充答辯、或通知專利權人不准更正之申復期間為之。又發明（新型準用）專利於民事或行政訴訟案件繫屬中，有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受前述三種期間限制，爰為但書規定」，可知本條項是透過明確規範更正時期以確保專利舉發程序效率，避免延宕審查而損及當事人權益，且本條項但書「訴訟案件繫屬中」為由申請舉發案更正，係以「舉發案件審查期間」為前提。倘舉發案件已審結並作成舉發成立撤銷專利權之處分，該處分審定結果對舉發成立之請求項有撤銷專利權之拘束力，縱專利權人循序提起行政訴訟，在該行政處分未經行政爭訟程序撤銷前，仍具實質存續力，專利專責機關無從受理專利權人之更正申請（最高行政法院108年度判字第211號行政判決意旨參照）。

（二）本件仍應以原處分作成時所採申請專利範圍進行審理

系爭專利業經原處分舉發審定為「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」，即系爭專利請求項1至10全部撤銷，原告於114年4月29日行政訴訟階段就系爭專利請求項1、2及4所為更正申請，已非舉發案件審查期間，自無專利法第120條準用第74條第3項規定之適用。原告主張已提起行政訴訟，系爭專利尚未經撤銷確定，然依前述，原處分在未經行政爭訟程序撤銷前仍具有實質存續力，被告無從受理原告就系爭專利請求項1、2及4之更正申請，原告不得更正系爭專利申請專利範圍。

（三）原告主張依專利法第74條、第118條規定，於專利訴訟程序中，專利權人均得提出更正申請，專利審查基準第一篇第二十章關於更正時期之規定，增加法律所無之限制，違反法律保留原則而無效等情。經查：

1.專利審查基準第一篇第二十章「更正之時機」記載「專利權人於舉發案件審查期間僅得於通知答辯、補充答辯或申復期間申請更正。但專利權如有民事或行政訴訟案件繫屬中，且有更正之必要時，亦得於舉發案件審理期間申請更正，不受前述三種期間限制。……專利權若經審定撤銷，縱專利權人不服，提起行政救濟尚未確定，因專利專責機關之撤銷處分已生實質之拘束力（實質的存續力），在未經行政爭訟程序將原處分撤銷前，所提更正申請，應不予受理」，核其內容符合前述規範意旨，並非增設法律所無之限制，不生原告所指違反法律保留原則之問題。

2.依專利法第118條第2款規定：「新型專利權人除有依第120條準用第74條第3項規定之情形外，僅得於下列期間申請更正：……二、新型專利權有訴訟案件繫屬中」，非屬舉發審查期間之新型專利，固得於訴訟案件繫屬中申請更正，惟系爭專利舉發成立（請求項1至10全部撤銷）之處分在未經行政爭訟程序撤銷前，仍具實質存續力，被告無從受理原告之更正申請，已如前述，專利法第118條第2款規定得為更正之新型專利與系爭專利的權利狀態尚屬有別，自不得據以申請更正，原告主張不可採。