案情說明

      原告於100年5月13日以「HYPER」商標，指定使用於第35類服務，向經濟部智慧財產局（下稱被告）申請註冊，經被告准列為註冊第1511906號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以系爭商標指定使用於第35類之「菸零售批發」部分服務有商標法第63條第1項第2款規定之情形，於111年7月14日申請廢止其註冊。被告以113年11月28日中台廢字第1110428號商標廢止處分書為系爭商標指定使用於「菸零售批發」服務之註冊，應予廢止之處分。原告提起訴願，經經濟部以114年4月21日經法字第11417301550號訴願決定駁回後，向智慧財產及商業法院提起行政訴訟。

智慧財產及商業法院判決意旨摘要

一、 商標法第63條第1項第2款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：…二、無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿3年者。但被授權人有使用者，不在此限。」又同法第5條規定：「（第1項）商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。（第2項）前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」另同法第57條第3項規定：「依前項規定提出之使用證據，應足以證明商標之真實使用，並符合一般商業交易習慣。」並為同法第67條第3項準用之。是否真實使用，應自其交易期間、商品種類、銷售量、交易方式是否符合一般交易習慣等，為事實判斷，並由商標權人提出證據證明之。商標權人為證明使用商標之事實，所檢送之使用證據應有註冊商標、日期及使用人的標示，或其他可以辨識其為註冊商標、日期及使用人的佐證資料，或有可將使用證據互相勾稽串聯，足以認定其有使用註冊商標的客觀事證。

二、 系爭商標於廢止申請日前3年內有使用於「菸零售批發」服務

（一） 查原告係將系爭商標授權予子公司即遠百企業股份有限公司（下稱遠企公司）使用，此有雙方於110年12月17日簽立之商標授權同意書可稽，而愛買量販店、愛買量販店台中水湳店（下稱愛買水湳店）為遠企公司所經營，愛買水湳店於109年9月23日開幕時及其後有將「Hyper」結合「水湳」、「Mall」等文字，使用於開幕廣告背板及邀請函、各期宣傳DM封面、量販店樓層指引及指示牌等處，並在一樓設有菸品零售專賣區以販售相關菸品等情，應認屬實。

（二） 按所謂零售服務，係指將各種商品匯集以方便消費者瀏覽與選購之服務。又「綜合性商品零售服務」與「特定商品零售服務」二者之差別，除所匯集銷售之商品種類多寡不同，主要在於是否以特定專賣形式來提供商品之零售服務。二者所呈現之經營態樣不同，依一般市場實際交易情形，申請人不可能同時在一銷售通路上以非特定專賣形式又以特定專賣形式來提供商品之零售服務。亦即，一商標申請案如已指定綜合性商品零售服務，理應不會同時又指定特定商品零售服務，除非申請人欲將同一商標分別使用於不同之銷售通路（被告公告之零售服務審查基準第4.3點參照）。本件系爭商標係使用於菸品零售批發服務，依我國菸害防制法第8條規定，販賣菸品，不得以自動販賣、郵購、電子購物或其他無法辨識消費者年齡之方式，亦不得以開放式貨架或其他可由消費者直接取得之方式販賣；及同法第13條第1、2項規定，販賣菸品之場所，應於明顯處標示警示圖文，且展示菸品或菸品容器，應以使消費者獲知菸品品牌及價格之必要者為限；以及同法第17條第1項亦規定，任何人不得供應菸品予未滿20歲之人，可知我國對銷售菸品之通路、場所、警示標語、展示方式及販售對象均有嚴格之限制。參以愛買水湳店除在一般綜合商品結帳區之外，另設有菸品銷售專賣區及獨立結帳區域，藉以落實菸害防制法相關銷售限制規定，並與綜合性商品零售通路區別，此有原告所提YouTuber於110年4月10日上傳「P歪日常」影片可稽，並經本院當庭勘驗屬實，顯見其係於提供綜合性商品零售服務之外，另有意在同一場所併予提供消費者得以購買特定商品即菸品之銷售服務通路，則愛買水湳店既有使用與系爭商標具有同一性之「HYPER MALL」等文字於各期宣傳DM封面、樓層指引及指示牌介紹，並自109年9月23日開幕以來即對外提供菸品零售服務，復有實際銷售菸品之事實，應足可使相關消費者認識愛買水湳店有真實使用系爭商標於所提供之特定商品即菸品零售服務，堪認系爭商標確於廢止申請日前3年內有使用於菸零售批發之服務。

（三） 至被告雖辯以由系爭商標整體使用方式僅得使消費者知悉係用於表彰購物中心、量販店等匯集各品牌商品於一處，供消費者瀏覽選購之綜合性商品零售服務，且該菸品專賣區並未見有標示系爭商標之招牌藉以表彰所提供之菸品零售服務等等。惟觀諸菸害防制法第12條規定，我國對於菸品、指定菸品必要之組合元件之促銷或廣告，有相當嚴格限制（如不得以廣播、電視、電影片、錄影物、電子訊號、電腦網路、報紙、雜誌、看板、海報、單張、通知、通告、說明書、樣品、招貼、展示或其他文字、圖畫、物品或電磁紀錄物宣傳；不得以採訪、報導介紹或假借他人名義等方式宣傳）。固然依原告所提前揭各期宣傳DM封面、樓層指引及指示牌介紹等使用證據中，並無任何菸品相關的廣告宣傳或招牌展示，然此係基於菸害防制法之限制規定所致；愛買水湳店既有於店內另外設置販售專賣區並提供消費者得以購買菸品之銷售通路，且於該店行銷宣傳之使用證據中亦使用與系爭商標具有同一性之文字，依一般商業交易習慣及社會通念，應足以使相關消費者認識系爭商標除使用於綜合性商品零售服務之外，亦有真實使用於菸零售批發之服務。是被告所辯顯然忽略一般商業交易習慣以及菸害防制法對菸品銷售不得宣傳廣告之限制規定，難認可採。

（四） 準此，原告主張其有授權遠企公司使用系爭商標並於111年7月14日申請廢止前3年內，有實際使用系爭商標於指定「菸零售批發」服務之行為，即屬有據。

三、 綜上所述，本件依原告所舉證據足認系爭商標於廢止申請日前3年內，有使用於菸零售批發服務，並無違反商標法第63條第1項第2款規定。從而，原處分認系爭商標指定使用於前揭服務部分之註冊應予廢止，即有未合，訴願決定予以維持而駁回原告之訴願，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由。