案情說明

      原告前於105年7月29日以「滑軌總成」向智慧局(以下稱被告)申請發明專利，申請專利範圍共計16項，經被告准予專利（公告號第I629025號，下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第1項第1款及第2項規定提起舉發；原告則於112年8月9日更正申請專利範圍。被告認上開更正符合規定，並審查專利舉發審定書為「112年8月9日之更正事項，准予更正」、「請求項1至16舉發成立，應予撤銷」之處分。原告就原處分關於舉發成立部分不服，提起訴願，經經濟部以114年2月26日訴願決定駁回後，向智慧財產及商業法院提起訴訟。

      智慧財產及商業法院判決如下：「一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。」

智慧財產及商業法院判決意旨摘要

一、 系爭專利請求項1之用語中記載足以達成該特定功能之完整結構或動作，非手段功能用語 

(一) 按物之發明通常應以結構或特性界定請求項，方法之發明通常應以步驟界定請求項，惟若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依說明書中明確且充分揭露的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。請求項中物之技術特徵以手段功能用語表示時，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵，其用語為「……手段（或裝置）用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵， 其用語為「…… 步驟用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步驟功能用語：(1)使用「手段（或裝置）用以（means for）……」或「步驟用以（step for）……」之用語記載技術特徵。(2)「手段（或裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。(3)「手段（或裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之範圍為限。

(二) 系爭專利請求項1

1. 系爭專利請求項1要件1C「一鎖定機構可處於一第一狀態與一第二狀態，其中，在該第一狀態時，該『鎖定機構』能用以防止該第二軌相對該第一軌從該延伸位置往該收合位置活動，其中，當該第二軌相對該第一軌處於該延伸位置時，該第二軌的前端是超出該第一軌的前端，該第三軌可相對該第二軌往一延伸方向活動，使該第三軌的前端是超出該第二軌的前端；以及」。

2. 系爭專利請求項1要件1D「一『操作件』可手動地被操作以將該鎖定機構從該第一狀態轉換至該第二狀態，使該第二軌能夠相對該第一軌從該延伸位置往該收合位置活動；其中，該操作件活動地安裝在該第二軌；其中，該操作件是沿著該第二軌的縱向長度方向配置；其中，該第二軌包含一第一側與一第二側位置相對該第一側，該操作件是位於該第二軌的第一側」。

(三)前述「鎖定機構」、「操作件」為滑軌領域所屬技術領域中具通常知識者所熟知之具有特定功能的結構，其兼具功能與隱含結構。另，可參考系爭專利說明書[0002]-[0005]段先前技術已記載鎖定、阻擋、操作之用語，可知該所屬領域中具有通常知識者於系爭專利申請前即對「鎖定機構」、「操作件」已有既定的結構認知。因此，對所屬技術領域中具通常知識者而言，系爭專利請求項1中「鎖定機構」、「操作件」，足以達成「鎖定滑軌」及「解鎖滑軌」的特定功能之完整結構或動作，故該系爭專利請求項1之撰寫方式不符合前開手段功能用語判斷三條件，亦即系爭專利請求項1自非屬手段功能用語。

二、系爭專利之主要圖式

註:相關法令

1. 專利法第58條第4項

2. 專利法施行細則第19條第4項

3. 專利審查基準彙編第二篇第1章第2.5.3節「以功能界定物或方法之請求項」