案情說明

      原告前於104年5月15日以「中空迴轉油壓缸」向智慧局(以下稱被告)申請新型專利，申請專利範圍共2項，經被告准予專利（公告號第M510203號，下稱系爭專利）。嗣原告於114年3月12日依專利法第120條準用第67條第1項第2款規定，向被告申請更正本案說明書及申請專利範圍。被告以114年6月18日專利更正審定書為「不予更正」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以114年11月13日訴願決定駁回後，原告不服訴願決定，向智慧財產及商業法院提起訴訟。

      智慧財產及商業法院判決如下：「一、原告之訴駁回。二、訴訟費用由原告負擔。」

智慧財產及商業法院判決意旨摘要

一、114年3月12日之更正違反專利法第120條準用第67條第2項規定

(一) 系爭專利更正於說明書第9段、第20段及請求項1新增「但不包含1.357至1.7」技術特徵，係以負面表現方式進行更正，排除「1.357至1.7」之範圍。惟上開更正內容「1.357至1.7」並非申請時說明書、申請專利範圍或圖式明確記載之事項，亦非該新型所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項直接且無歧異可得知者，核屬更正引進新事項，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式之範圍。

(二) 原告主張其更正屬於以排除式（disclaimer）更正例外允許情形云云。惟查：

1. 原告主張甲公司侵害系爭專利權，提起另案民事訴訟，經本院以113年度民專訴字第43號審理，甲公司即以乙證1、乙證2及乙證3為先前技術之引證，提出有效性抗辯，即乙證1或乙證3足以證明系爭專利請求項1、2不具新穎性，乙證1、或乙證1、2之組合、或乙證3足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，經本院於114年1月16日以113年度民專訴字第43號判決（下稱另案一審判決）認定乙證3不足以證明系爭專利請求項1、2不具新穎性，但乙證1足以證明系爭專利請求項1、2不具新穎性，乙證1、3之組合、或乙證1、2之組合均足以證明系爭專利不具進步性。原告即於同年2月7日具狀提起上訴。

2. 原告於另案民事訴訟二審（本院114年度民專上字第7號）審理時，於114年3月12日提起本件更正申請，嗣原告與甲公司於另案二審同年8月4日準備程序協議整理之爭點，包括⑴上訴人（即本件原告）於114年3月12日申請更正系爭專利，是否合法？⑵乙證1，或乙證1、2之組合，或乙證3，是否均足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性？⑶乙證1，或乙證3，是否足以證明系爭專利1、2不具新穎性？

3. 另案民事訴訟之爭點固均有包括系爭專利請求項是否不具新穎性及進步性之爭點，然原告申請更正時即載明另案一審判決書第14至15頁認定乙證3足以證明系爭專利請求項1、2不具進步性，乙證3為一先前技術，依專利審查基準第二篇第六章4.2.3「允許的變更」「⑵請求項數值限定之變更」「d.採用負面表現具體數值的方式進行修改」之規定，本次更正以負面表現具體數值的方式，排除「1.357至1.7」之範圍，而可與乙證3區隔，應未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭示之範圍等等。足見原告當時係為克服系爭專利不具進步性之引證文件即乙證3，而申請更正，並非為克服新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之情形。

4. 如前所述，依專利審查基準第四篇「新型專利形式審查」第二章「更正」1「前言」規定，參照第二篇「發明專利實體審查」第九章「更正」6.「審查注意事項」⑽規定，限於申請專利之新型為克服不具新穎性、擬制喪失新穎性或不符先申請原則之引證文件的情形，始得例外允許以排除方式（負面表現方式）記載之更正。而原告係為克服系爭專利不具進步性之引證文件而為本件更正之申請，即未符合前揭例外准許之規定。

(三) 綜上，114年3月12日之更正，超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式，引進新事項，且非屬以排除式（disclaimer）更正例外允許情形，違反專利法第120條準用第67條第2項規定。

二、系爭專利之主要圖式