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我國電腦軟體相關發明審查基準有關適格性與進步性之修訂沿革及其剖析
我國於2021 年7 月1 日公布施行新版的電腦軟體相關發明審查基準，本文針對我國自1998 年公布以來各版本修訂內容中關於適格性與進步性要件部分，剖析各版本修訂當時的時空背景，及其所參考之美、日、歐相關審查基準規定與我國基準異同處，藉此理解我國電腦軟體相關發明審查基準之修訂脈絡。作者 : 朱浩筠經濟部智慧財產局專利高級審查官 - 62
美日歐因應新興科技電腦軟體發明審查原則比較分析
近年來人工智慧、區塊鏈及大數據等新興科技的蓬勃發展，導致與新興科技有關的發明專利申請案如雨後春筍般地增加，使得各國無不開始調整自身國家的專利制度及審查實務，來迎接前述新興科技對專利制度所帶來的挑戰。有鑒於此，專利五大局IP5 即美國專利商標局、歐洲專利局、日本特許廳、中國大陸國家知識產權局及韓國專利局，於2018 年10 月31 日在德國舉辦專家圓桌會議1，對於AI 技術對專利制度造成的影響進行初步探討，作為日後進一步合作或研討的基礎，重點包含（1）發明人資格或權利歸屬：專利五大局都認為發明人應為自然人。（2）專利適格性：AI 相關發明通常落於電腦實施發明之審查範疇，依專利五大局各自專利審查基準之適格性判斷標準予以審查。（3）說明書揭露要件：專利五大局現有之審查標準仍適用。（4）進步性要件目前尚無需因應AI 發明而調整。本文將以美日歐為主，介紹其關於電腦軟體相關發明之審查原則，並整理其近年為因應新興科技，所採取之對應措施。作者 : 馮聖原、高健忠經濟部智慧財產局專利審查官 - 63
韓國設計保護的特殊制度介紹
韓國設計保護係採「實體審查制」及「部分實體審查制」雙軌制，本文就韓國設計保護特殊制度進行介紹與比較，其中「部分實體審查制」是就產品生命周期較短之類別僅審查毋庸檢索的實體要件。就「部分實體審查制」另導入「異議制度」之公眾審查。允許申請人得申請註冊前之「公開」請求，接受外界提出「第三方意見」，並允許申請「優先審查」及「秘密設計」，申請時亦可以3D 圖檔及動畫檔來申請立體設計及具變化外觀之圖像設計，以提高申請人之申請意願。作者 : 蔡垂宏經濟部智慧財產局專利助理審查官 - 64
韓國字體設計之註冊申請及審查實務介紹
韓國字體設計係將「字體」擬制為「物品」，並在2004 年透過修訂韓國設計保護法，將其明定為設計保護標的，其所保護的字體設計權效力不及於打字、排版或印刷等正常過程中使用的字體，及上述使用字體所生產的結果。在符合各自要件之前提下，字體得同時受韓國設計法及著作權法保護。本文首先針對韓國字體設計申請及產業概況進行分析，接下來說明其成立要件，並簡單介紹申請及審查實務。作者 : 莊彩雪經濟部智慧財產局專利助理審查官 - 65
我國專利爭議訴訟中新證據提出與更正之互動
在制定智慧財產案件審理法前，因為行政訴訟不予審酌舉發人所提出之新證據，致使同一專利權之有效性爭議，可能發生多次之行政爭訟，難以終局確定，為減少循環發生行政爭訟，而有拖延未決之情形，並達成紛爭一次解決之目的因而有現行智慧財產案件審理法第33 條應審酌新證據之立法。但自民國97 年運作迄今，若舉發人在訴訟階段始提出新證據，為平衡專利權人之訴訟利益，專利權人確實可以另提更正以克服新證據，一旦提出更正，依目前實務見解，法院必須等到智慧財產局就更正准否之處分做成後始得進一步審理，如此一來，似乎無法達成當時智慧財產案件審理法第33 條迅速解決紛爭之立法目的。依前揭智慧財產案件審理法第33 條的運作實務，各界發現「迅速解決爭議」之目的並無法被滿足，因而重新思考解決方案，並提出本次專利法之修正。本文擬從智慧財產案件審理法第33 條的時空背景探討舉發、專利爭議訴訟、新證據的提出及更正之運作，並檢視對於當事人之程序保障。作者 : 呂紹凡萬國法律事務所合夥律師、專利代理人 - 66
參數界定物之請求項於我國、歐洲、美國、日本及中國大陸的比較研究
參數界定物之請求項於我國、歐洲、美國、日本及中國大陸的比較研究 - 67
參數界定物之請求項於歐洲專利審查基準變革的研析
2019 年歐洲專利審查基準修訂了部分章節，涵蓋了新穎性、進步性及明確性。針對明確性的判斷，修改了方法請求項中目的用語及參數的明確性。其中關於參數界定物之請求項的記載要件及專利要件，係根據T 0849/11 判決案內容而新增新的判斷準則，以利審查見解一致；並新增了罕見參數章節，其係配合近年來申請人偏好使用複雜之參數來界定請求項範圍，舉出兩種罕見參數主要類型及可允許使用的例子，供申請人理解罕見參數的揭露方式如何符合記載要件規範以及與先前技術產生足夠之區別以符合專利要件規範。另外，修訂後參數之明確性章節中指出參數界定物之記載要件判斷亦須符合相關的一般性規定，如充分揭露及明確性、缺乏支持與未充分揭露的內容。綜上所述，本研究基於2019 年歐洲專利審查基準中參數之明確性章節部分之修改、其引述參數界定相關的記載要件及專利要件章節、及重要判決之內容，進行研究分析以供各界參考。作者 : 鄭宇辰、李惟德、鄭詠文經濟部智慧財產局專利助理審查官、經濟部智慧財產局專利審查官、經濟部智慧財產局專利助理審查官 - 68
人工智慧應用型專利之請求項明確性要件──以功能界定請求項為中心
當前人工智慧技術之發展已成為國際趨勢；然而，人工智慧技術發展過程中，相關法制層面的需求也日益增加。在這之中，人工智慧發明之專利性議題有進一步研究之重要性。在人工智慧時代下，功能界定請求項因其符合人工智慧發明之特性而被廣泛應用，惟我國功能界定請求項之相關規範尚有未盡完善之處，例如功能界定請求項之認定方式為何、功能界定請求項之明確性要件為何等。據此，本文以功能界定請求項之認定及明確性要件為研究重點，檢視美國及我國相關規範與實務，並討論現行規範對人工智慧專利申請之影響。作者 : 黃盈笛國立清華大學博士班學生 - 69
舉發程序新制與相關議題之剖析
我國專利法修法歷程中，不斷以提升效能做為修正舉發制度之目標，期能以公平、快捷之方式，使專利權儘早脫離紛爭而得於穩定中流通技術，進而促進產業進步。108 年修正之專利法與審查基準，持續以效能為導向，藉由細緻調控舉發當事人攻防時機、簡化專利專責機關行政流程等新制，更進一步將舉發程序推向高效能之目標，本文將由靜態法規與動態程序之關聯性剖析新制之特質。除此之外，本文就有關更正實質內容與舉發程序之關聯性、「遲滯審查之虞」之認定與適用等議題一併探討，期能對舉發效能提供精進之方向。作者 : 楊淑珍經濟部智慧財產局專利高級審查官 - 70
108 年修正之專利法施行後舉發案件實務觀察與探討
108 年11 月1 日之專利法主要欲達成之目的，在於提升舉發案件審查效能，本文從審查實務之觀察就舉發案件當事人所提之理由、證據及答辯，闡明函之陳述內容，以及展延理由等面向研析。以108 年7 月至109 年7 月舉發案件審查期間，針對前述研析議題蒐集數據製成統計圖表，從實證觀察瞭解審查實務及當事人攻防行為與實施的結果，並提供建議。作者 : 張耀文經濟部智慧財產局專利高級審查官 - 71
電腦軟體相關發明之功能界定及目的描述特徵請求項之各國審查比較研究（下）──日本、韓國及中國大陸
電腦軟體為演算法之實現，本質為方法步驟，在請求項中常以功能、用途或目的來界定，可能出現在請求項的前言部分，或以功能性用語的方式來描述特徵。對此類發明，於各國專利局有不同的規範與審查方式，本文接續介紹日本、韓國與中國大陸之相關規範，具體呈現對功能界定請求項與用途界定請求項之思考判斷標準，並且，進一步歸納五大專利局與我國於相關規範之比較分析，期能使相關專利從業人員了解各專利局之判斷方式，對於電腦軟體相關發明使用功能來界定技術特徵或界定目的、用途時，更能清楚得知其權利範圍及限制，並合理預期審查結果。作者 : 沈佳瑾、施佩君、莊宗翰經濟部智慧財產局專利審查官、約聘專利審查委員、專利助理審查官 - 72
電腦軟體相關發明之功能界定及目的描述特徵請求項之各國審查比較研究（上）──我國、美國及歐洲
電腦軟體為演算法之實現，本質為方法步驟，在請求項中常以功能、用途或目的來界定，可能出現在請求項的前言部分，或以功能性用語的方式來描述特徵。對此類發明，於各國專利局有不同的規範與審查方式，本文先介紹我國、美國與歐洲之相關規範，由我國切入先讓讀者對於此類特徵目前於我國之審查方式有基本認識，再接續介紹美國與歐洲對功能界定請求項與用途界定請求項之審查判斷標準，期能使相關專利從業人員了解我國、美國與歐洲專利局之審查規範，對於電腦軟體相關發明使用功能來界定技術特徵或界定目的、用途時，更能清楚得知其權利範圍及限制，並能合理預期審查結果。作者 : 沈佳瑾、廖國智、李榮祥經濟部智慧財產局專利審查官、專利助理審查官、專利助理審查官 - 73
初探人工智慧作為發明人之爭議（上）──以歐洲、英國及美國為例
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初探人工智慧作為發明人之爭議（下）──以中國大陸、日本、韓國及我國為例
關於史蒂芬．L.．泰勒自2018年10月17日起，陸續於英國、歐洲及美國以人工智慧系統「DABUS」為發明人提出之專利申請案件。歐洲專利局、英國智慧財產局及美國專利商標局已陸續作成駁回或不受理申請案的處分。是本篇將就尚未對以人工智慧作為發明人之專利申請案件做出公開處分或決定的專利權責機關，如中國大陸國家知識產權局、日本特許廳及韓國智慧財產局等，詳述其國內相關法規規定及評估其可能之結果。另詳述我國現行法規對人工智慧作為發明人法律及實務上的限制，並針對在現行法制規範下，人工智慧是否可作為發明人之疑義，提出本文的結論與觀點。作者 : 吳欣玲、邱俊銘、李頤澤經濟部智慧財產局專利一組科長、專員、科員 - 75
探討醫藥專利禁反言──以美國判決為基礎
醫藥專利侵權訴訟中，禁反言的提出可作為限制專利權人均等論的有效手段，專利權人則會以抗辯禁反言來再次涵蓋被控侵權物，本文選出四篇美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuits，CAFC）與禁反言相關的訴訟案例，對於醫藥專利之禁反言做詳細探討。藉由本文可知醫藥專利禁反言的類型，及對於禁反言之抗辯。期藉由本文使製藥產業更能了解禁反言所帶來之影響以更為謹慎地面對。作者 : 郭廷濠美迦藥局藥師 - 76
醫藥相關發明審查基準修正重點及第二非醫藥用途請求項的撰寫與審查之研究
109年版醫藥相關發明審查基準修正內容主要包括：修正「人類或動物之診斷方法」的定義、列舉7種常見請求項涵蓋治療及非治療方法之態樣及新增注意事項；新增醫藥第二用途新穎性、進步性之判斷等內容，除原則性介紹外，亦新增相關案例內容予以說明。再者，就第二非醫藥用途1 請求項之撰寫及專利要件的審查，介紹歐洲專利局（European Patent Office，EPO）之審查實務及相關案例，並提出具體建議。作者 : 簡正芳經濟部智慧財產局專利高級審查官 - 77
第二醫藥用途發明判決研析——著重在非以新適應症為技術特徵
第二醫藥用途係針對已知藥物找出新的用途，該用途並不限於治療新的適應症，亦包含治療已知疾病之新使用劑量、給藥方案、給藥途徑、特定病患族群等特定的治療應用等，此類型的申請案有日漸增多的趨勢，於判斷新穎性及進步性時有很大的探討空間，歐洲專利局技術上訴委員會（the Boards of Appeal of the European Patent Office，下稱EPO 技術上訴委員會）已有許多關於第二醫藥用途發明的案例，而美國有針對涉及自然法則之給藥方案發明訴訟案，探討其專利適格性的問題，本文擬整理重要決定或判決之重要見解，以供實務參考。作者 : 吳祖漢經濟部智慧財產局專利審查官 - 78
研析專利核駁後複審採行前置審查（下）──中國大陸及其與日、韓之差異
專利申請案件經中國大陸國家知識產權局（The China National Intellectual Property Administration，CNIPA）核駁審定後，申請人得向專利複審委員會（下稱複審委員會）提起核駁複審，該程序定位為申請人對處分不服之行政救濟程序。在此複審程序中，無論修正與否，皆進行前置審查。此前置審查程序不直接作出核准或核駁審定，僅出具意見交付複審委員會審理。複審委員會審理後之處分包含：一、可作出審判請求不成立，維持原核駁之決定；二、審判請求成立，撤銷原核駁之決定，並發回審查部門審查。故複審委員會握有處分決定權。本文進一步比較日本、韓國及中國大陸相關制度，評析前述三者特點。前述三者相關制度雖有差異，惟前述相關制度皆可達到提升審查效率、減少訟源及快速獲知結論等優點，可收一舉數得之實效。作者 : 張志強、呂正仲智慧財產局專利助理審查官、智慧財產法院技術審查官 - 79
研析專利核駁後複審採行前置審查（上）──日本前置審查及韓國再審查
申請人向日本特許廳（Japan Patent Offi ce，JPO）或韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Offi ce，KIPO）所提發明專利於核駁審定後，如申請人仍有 不服而欲提起審判時，有相當高比例會伴隨修正，以期克服原核駁理由。對此， JPO 設置前置審查制度，當申請人申請審判請求（Request for Trial）且一併提起 修正時，則該申請案進入前置審查；若申請時未一併提起修正時，則該申請案直 接進入合議庭審理。在前置審查階段，如判斷可符合專利要件，則核准審定且撤 銷原核駁審定。相較之下，KIPO 則分別設置再審查（Re-Examination）及審判請 求兩行政救濟管道，申請人僅得就再審查程序及審判程序兩者擇一申請，申請人 如欲申請再審查，則應一併提出修正。 日、韓藉此制度，先交付原審查人員進行審查，由於該審查人員已相當熟悉 該案件審查歷程，可快速且有效率地處理案件，並減少後續審判庭之承辦案量， 既可兼顧品質又能達到加速處理案件之成效。韓國再審查 作者: 彭裕志 *、陳榮茂 *、呂正仲 *** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。** 作者曾任經濟部智慧財產局專利審查官兼科長，現為智慧財產法院技術審查官。 - 80
藥物結構特徵之顯而易見性探討
結構特徵為藥物最主要也最相關的部分，且在專利審查及侵權訴訟中顯而易見性亦為要角，本文藉由三件與藥物結構特徵直接相關之美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuits，CAFC）的訴訟案例，探討藥物結構之顯而易見性，期藉由本文使藥物結構特徵之顯而易見性判斷更加明瞭，對於申請我國及美國以藥物結構為特徵之專利者及涉及相關訴訟者能有所助益。作者 : 郭廷濠美迦藥局藥師
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