每月專題摘文
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五大專利局 AI 相關發明審查實務(上)─日本、韓國及歐洲
五大專利局(美日歐中韓)整理相關法律、審查基準及審查案例,於 2023年 6 月刊登於五局網站,本文以該資料為基礎,並加入各局最新修訂內容,在介紹規範的過程中,也會同時進行橫向比較,以更深入了解各局差異,並作為我國經濟部智慧財產局發明專利審查實務之參考。上篇先介紹日本特許廳(Japan Patent Offi ce)、韓國智慧財產局(Korean Intellectual Property Offi ce)及歐洲專利局(European Patent Offi ce)之審查實務。 - 2
五大專利局AI相關發明審查實務(下)—中國大陸及美國
五大專利局(美日歐中韓)整理相關法律、審查基準及審查案例,於 2023年 6 月刊登於五局網站,本文以該資料為基礎,並加入各局最新修訂內容,在介紹規範的過程中,也會同時進行橫向比較,以更深入了解各局差異,並作為我國經濟部智慧財產局發明專利審查實務之參考。下 篇 介 紹 中 國 大 陸 國 家 知 識 產 權 局(China National Intellectual PropertyAdministration)及美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office)之審查實務。 - 3
化學類專利記載要件審查案例探討(上)————以請求項中使用商標或商品名稱為例
發明專利權範圍,以申請專利範圍為準;申請專利範圍之記載是否適切,對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制,均具有重大意義。專利審查實務上對於記載要件之明確性要求,目的為使法律關係安定。因此對於符合明確性的請求項,一方面可使公眾得自由使用現有技術,一方面能對專利權人提供明確有效之保護範圍,以明確之文字界定專利權範圍,以使公眾知所遵循,以免構成侵權。化學類技術的創新,常藉由添加商品組成分以再研發,例如使用商業化觸媒或由已知的商品作為反應物以進行各種化學反應,抑或引用商業儀器進行分析檢測。為了深入了解化學類專利記載要件的審查實務,本文整理我國與專利五大局有關請求項中使用商標或商品名稱之專利審查規範,並藉由蒐集相關不符記載要件的案例,就我國與專利五大局審查實務上對於記載使用商標或商品名稱之請求項進行研析,期能使相關專利從業人員釐清化學類專利記載要件的判斷邏輯與基準,共同提升專利案件的整體品質。 - 4
化學類專利記載要件審查案例探討(下)————以請求項表現方式為例
依據專利法之規定,發明專利權範圍以請求項為準,於解釋請求項時,並得審酌說明書及圖式,申請專利範圍應明確界定申請專利之發明,以作為保護專利權之法律文件,申請專利範圍可能因為語意表達不清或特定用語等表現方式導致請求項不明確或與說明書不一致,而不符合記載要件,化學類之物或方法專利,因其組成單元或是彼此之間的微小差異,使得化學成分或步驟之技術特徵與其他類別專利之技術特徵的態樣不同,若是發生化學反應,更可能導致整體結構、性質的改變,產生不同之功能、用途,因此申請專利範圍作為專利之核心,其表達與用語至關重要。對於申請專利範圍記載要件的要求,各國法規雖有相關規範,然對於申請專利範圍不符合記載要件的規定卻不盡相同,相關用語或案例可能未完全示例,端賴審查人員進行判斷,因化學類專利記載要件之審查亦須考量是否隱含化學反應,故本文就化學類專利各國不符合記載要件之審查案例及相關規定進行探討,提供專利從業人員思考,期能促進專利案件整體品質,在保護專利權人權益時能兼顧公眾的利益。 - 5
由智慧財產案件審理法新制論專利再審查及舉發精進措施
我國智慧財產案件審理法業經總統112 年2 月15 日修正公布,自112 年8 月30 日起施行,本次修法揭櫫9 大修正重點,為近15 年來最大幅度的修正,其中為促進審理效能,避免裁判歧異,解決實務爭議,強化訴訟紛爭解決機能,對於專利民事事件引入之制度及新增調動之規定,既多且廣,尤以對於審理專利有效性的規定,專利行政事件亦多有準用民事事件的規定,勢必影響專利舉發案審查實務運作,且基於智慧局之組織架構及業務職掌,專利再審查及舉發案件之審查人力之配置及審查能力的養成息息相關,本文乃就智慧財產案件審理法有關專利民事及行政事件重要的規定或制度加以闡述說明,評析對審理實務可能影響,並基於現行專利法架構及專利審查實務現況,探討專利再審查及舉發精進措施,希冀能符合產業需求。 - 6
從語言學方法研究美國抗體專利揭露要求──以 Amgen Inc. v. Sanofi 案為中心
美國聯邦巡迴上訴法院在 2017 年的 Amgen v. Sanofi 案中,推翻了美國專利及商標局過去建立以新特徵抗原測試(newly characterized antigen)判斷說明書是否符合書面描述要件的原則,而是以代表性物種測試法(representative species test)來判斷說明書是否符合書面描述要件,此判決大幅提高了抗體專利說明書要滿足書面描述要件的門檻;同時,美國聯邦最高法院在 2023 年的 Amgen v. Sanofi案中,也認定本案涉及的抗體專利未滿足可據以實現要件。上述兩件判決皆為處理相同的抗體專利案件,且針對抗體專利的專利揭露要求建立了新的標準,這對於技術程度具有高度不可預測性的醫藥專利而言,更增加了說明書撰寫的難度和不確定性。為了更清楚地了解美國法院當前對於抗體專利揭露要求的判斷標準,本文將從語言學的角度,針對前述 2017 年及 2023 年的 Amgen Inc. v. Sanofi 案件中關於專利揭露要求的議題進行研究,進而提供生物醫藥專利新的研究方向。 - 7
專利委任書及其應記載事項之研析(上)—以我國專利實務為例
本文經由我國法令、專利審查基準及實例分析專利申請人與代理人間代理權之委任書應記載事項及授權內容,並討論如何依委任書授與代理權之範圍確認代理人代申請人辦理專利案件相關事項行為之適法性,尤其是對申請人權益有重大影響之專利事項申請,如代理人申請解任共同代理人或其他代理人、代理人請求刪除部分專利請求項等,藉由本文研析期望讓申請人及代理人能進一步了解我國專利案件委任書授與代理權認定之規定與實務。 - 8
專利委任書及其應記載事項之研析(下)—以專利五大局相關規定為例
本文經由專利五大局關於專利委任書之相關法令與實務處理方式,深入討論目前各國專利之委任制度規範、須特別委任事項、委任書範本格式與應記載事項等,同時分析其與我國現行規定與實務運作方式之異同,並針對我國專利委任相關規範及制度,包括專利委任書範本之訂定、建置對應之管理機制等,提出借鏡之可行性。 - 9
智慧財產案件審理法新制對專利舉發案件審查之影響
智慧財產案件審理法於 112 年 1 月 12 日經立法院三讀修正通過,並自 112 年8 月 30 日正式施行,新法揭櫫 9 大修正重點,部分與智慧財產專責機關之業務關聯密切。本文主要著墨於與專利案件有關部分,特別是涉及專利有效性的舉發審查實務。針對此次修法新增的第 42 條建立司法審理與行政審查間之資訊交流、第 43 條更正再抗辯、及第 44 條徵詢專利專責機關意見等條文,分別探討其對現階段專利舉發案件審查實務的影響。 - 10
醫藥相關發明審查基準之變革回顧
隨著醫藥產業蓬勃發展以及研究技術不斷演進及創新,愈來愈多非傳統態樣之治療應用的相關發明陸續提出專利申請,且國際間醫藥發明審查實務亦衍生諸多特有之重要議題。經濟部智慧財產局自民國 98 年發布醫藥相關發明審查基準之後,歷年來復積極地因應國際間醫藥發明審查實務重要議題及新型態醫藥發明之可專利性加以研析,並對相關基準內容進行通盤檢討及修正,期能迎合國際審查規範並建立一致且適合我國國情之判斷準則。醫藥相關發明審查基準迄今已進行多次修正,其中包括法定不予發明專利項目中「外科手術方法」之擴大適用、新穎性判斷標準改採物之絕對新穎性概念、化合物之衍生形式之新穎性及進步性的認定、請求項標的之撰寫及其範圍解釋間之關係等,本文由審查觀點回顧醫藥相關發明審查基準歷次修正之重點,期使外界對醫藥相關發明審查實務之演進脈絡有所理解,進而提升申請醫藥相關發明專利之品質。 - 11
專利權期間延長審查基準之變革回顧
我國於 1994 年修正專利法時導入醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權期間延長制度。與專利權期間延長制度相關之法規包括依據專利法授權訂定之「專利權期間延長核定辦法」以及「專利權期間延長」審查基準。由於延長審查基準之規範涉及中央目的事業主管機關相關法規或查驗登記實務作業之變動有關,須時時關注並配合滾動修正相關規定,故延長審查基準迄 2023 年止之修正達 6 次之多。本文以醫藥品為中心,回顧延長審查基準歷次修正之重點,期使外界理解醫藥品延長審查實務規定演進之脈絡。 - 12
專利審查實務發展與基準變革─電腦軟體相關發明篇
基於電腦軟體相關發明的特殊性,專利審查基準特別訂定一獨立章節,說明各專利要件之審查方式及注意事項。自民國 87 年以來,「電腦軟體相關發明」審查基準歷經了 4 個版本,本文針對各版本逐一介紹其修訂重點及緣由,回顧審查實務之變革歷程。 - 13
生物相關發明專利制度之回顧─聚焦於專利法規
專利法施行至今,生物相關發明專利制度歷經了多次的修正及變革,其中以民國 83 年為配合加入關稅暨貿易總協定(General Agreement on Tariffs andTrade;現為世界貿易組織,World Trade Organization),專利法做了大幅度的修訂,而最重要的是開放了微生物新品種專利,此為生物相關發明專利的重要里程碑,自此 30 年來,相關的細則、辦法及實體審查基準等因應而生,近年來亦不斷參考我國生物相關發明審查實務上之課題、產業界的需求、各國專利法及審查基準走向、法院判決等,而適時做專利法、審查基準、辦法之修正。本文主要從專利法及實體審查基準之歷年沿革來介紹生物相關發明專利制度。 - 14
專利審查實務發展與變革—發明篇
本文簡介專利法公布 80 週年以來,發明專利審查實務的重要發展與變革,包括微調發明之定義、逐步擴大發明專利之保護標的、修正喪失新穎性之事由、鬆綁優惠期相關要件、導入優先權、放寬申請人主動提出修正之時間限制、引進最後通知及誤譯訂正、限制舉發階段專利權人得提起更正之時機、擴大核准後分割之適用等。本文亦介紹近年來相關審查基準之重要修正,包括物之新穎性的認定改採絕對新穎性、建立客觀化進步性判斷標準以及調整發明單一性之判斷方式等。作者 : 莊智惠作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。 - 15
專利審查實務發展與變革—新型篇
新型專利制度創設目的,主要係保護物品之創作,該制度與發明及設計專利間,規範雖各有不同,然三者皆以驅動科技創新為目的,共同支撐起專利保護之完善架構,彼此具有相輔相成關係,以期全面保障申請人權益。本文回顧專利法公布 80 週年以來,審查實務的重要發展與變革,包括介紹申請案實體審查時期之審查要件及保護標的等,其次介紹申請案形式審查制度之成因及其影響,此為該制度迄今最為重大之變革,對此,本文簡介審查要件、標的適格性、更正制度相關實務、一案兩請權利接續等,說明立法意旨及其實務特點,並概述新型專利技術報告之作用及其內容,藉由上述導覽整體制度沿革,期可供外界掌握實務脈動。作者 : 劉正旭 *、陳志弘 *** 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。 ** 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利審查官。 - 16
專利審查實務發展與變革—設計篇
專利法施行至今,設計專利制度歷經了多次的變革,其中以 102 年版專利法之修法幅度最大,其對設計專利制度的影響也最鉅,該次修法大致奠基了我國現行設計專利制度的基礎。故本文將以 102 年修法為分水嶺,先是簡介 102 年以前新式樣專利歷年的修法回顧;接著說明 102 年版專利法,有關設計專利的重要變革內容;最後介紹 102 年後至近年,設計專利相關修法及審查實務的變革。作者 : 葉哲維 *、徐銘夆 *** 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。 ** 作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利高級審查官。 - 17
專利法制定公布80 週年之回顧與展望
專利制度之良窳,攸關一國技術進步與產業發展。專利法正是良好專利制度之法制基礎。本文係為慶賀1944(民國33)年制定專利法施行80 週年,由於該法制定以後,歷經15 次修正,其中民國48 年1 月9 日、82 年12 月28 日、92年1 月3 日及100 年11 月29 日等多次之全文修正,其修正、增訂或刪除之條文為數不少,並專利法之概念、權利內容、效力及其限制、申請及審查程序,以及專利權之侵害與救濟等,經過80 年,已有不少修正,且基於篇幅有限,本文試從33 年制定專利法迄今規定,擇要論述,並引介若干專利法之基本概念、要件與效力,作為專利法重點回顧之對象。最後,對於新近專利新制之變革,略為引述,以展望未來。作者 : 蔡明誠陽明交通大學科技法律學院講座教授。 - 18
專利制度對產業智慧財產發展策略的影響—以工研院為例
我國專利法公布施行至今八十週年,回顧國家智財權法制與產業發展,變化甚鉅;成立逾半世紀的工研院成長歷程,恰如一部臺灣產業開創史。工研院設立目的係為促進產業發展,故其智慧財產策略與業界息息相關,包括以全生命週期的思維,布局對準市場的專利,並以一套經國際驗證的方法學提升智權品質,目的都是將研發成果為產業所用,並提升廠商競爭力。因此,工研院以創新多元方式應用智慧財產,增加智權對於企業的價值,例如:以專利作價新創事業,或者以無形資產評價取得融投資;連結技術市場與資本市場,激勵業者持續創造優質智慧財產,形成正向研發生態系統(ecosystem)。近年,工研院更與業界共組「智財銀行」(IP Bank);匯集產、學、研的優質專利,打造國際級智財資源庫、分析系統,以及智庫團隊,做為廠商制衡國外大廠與NPE 專利侵擾的堅強後盾,使臺灣企業不再單打獨鬥,而以低成本與高效能的共享資源打贏法律戰、科技戰與商業戰。作者 : 王鵬瑜作者現為工研院副總暨法務長,特此感謝工研院技術移轉與法律中心團隊對於工研院智慧財產營運的貢獻,與院內各專業團隊通力合作,提供實際案例及具體成果,共同完成本文。 - 19
我國專利訴訟制度之演變—從智慧財產案件審理法新制出發
我國於民國 33 年 5 月 29 日制定公布第 1 部專利法,專利訴訟制度係由民事、刑事、行政訴訟三種訴訟併行之法制,其後歷經修正演變為民事、行政訴訟雙軌制運作,至智慧財產案件審理法自 97 年 7 月施行,就民事訴訟專利權有效性之爭議,規定由民事庭法院自為判斷,加上技術審查官之設置及專利師參與專利訴訟程序,專利訴訟審理專業化大步提昇。智慧財產案件審理法歷經 15 年的實務運作後,再次於 112 年 8 月 30 日修正施行,本次為全案修正,較修正前 41 條增加至 77 條,使專利訴訟審理大幅變動。其中與專利訴訟審判程序有關者,包括修正技術審查官製作之報告書,法院認有必要時,得公開全部或一部之內容(修正條文第 6 條);增訂審理計畫之商定及其違反時之法律效果(修正條文第 18 條);增訂查證制度(修正第 19 條至第 27 條、第 74 條),並準用商業事件審理法之專家證人制度(修正條文第 28 條);另增訂智慧財產權有效性判斷歧異之再審限制(修正條文第 49 條、第 66 條);又為強化訴訟之紛爭解決機能,明文規範更正再抗辯程序(修正條文第 43 條)部分,以上均牽涉專利訴訟制度之演變及影響專利訴訟審理程序。本文就上述修法規定從立法例觀點分別作一介紹,並就實際運用時可能產生之問題,嘗試從實務案例解析,以供未來應用參考,期能有助於專利訴訟新制變革的瞭解。作者 : 陳國成作者現為最高行政法院法官兼庭長,國立交通大學博士(102 年,主修科技法律)。 - 20
元宇宙與設計專利之關係再探究:歐盟篇
本文乃「元宇宙與設計專利之關係再探究:美國篇」的續篇,旨在探析歐盟在「元宇宙數位設計」課題的運作實務,研究範圍包含設計保護對象、有效性審查及權利效力等課題。作者 : 徐銘夆作者現為經濟部智慧財產局專利行政企劃組專利高級審查官。