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每月專題摘文

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探討我國及日韓中「封閉式與開放式請求項」及「上下位概念」修正專利案例審查之差異
114-05-21我國專利專責機關於審查說明書、申請專利範圍或圖式時，依據專利法之規定，得依職權通知申請人限期修正說明書、申請專利範圍或圖式。若申請人認為有瑕疵、缺漏須作修正，亦得向專利專責機關主動申請。專利申請案之修正結果將會對於專利申請範圍、說明書技術內容的解讀，產生直接影響，故對於修正是否超出之判斷，至關重要。由於日本、韓國、中國大陸等鄰近國家與我國，對於修正超出之判斷，存在異同之處，本文透過案例研析方式，藉由「封閉式與開放式請求項」、「上下位概念」兩大主題，並摘錄智慧財產法院（現已改制為智慧財產及商業法院）相關案例之判決內容，結合審查實務與法院見解，基於現行之審查基準規範下，檢視我國與其他國家對於修正超出認定的差異之處。
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探討我國及日韓中「數值限定」及「排除式」修正專利案例審查之差異
114-05-20我國及日本、韓國、中國大陸專利審查實務，對專利申請修正要件之判斷不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，除修正事項已明確記載（explicitly recited）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中不視為引進新事項外，但未明確記載之修正事項是否屬引進新事項，我國與中國大陸對於前開之判斷必須符合「直接且無歧異」或「直接地、毫無疑義地確定」，相較日本、韓國規定之「明顯易見」更加嚴格，由此各國對於數值限定及排除式修正亦存在細節上寬鬆不同的規定，而造成判斷修正超出結果完全不同之情況。本文彙整我國及日本、韓國、中國大陸數值限定及排除式修正之相關規定，並以實際案例探討各國對於數值限定及排除式修正超出之判斷，以期能進一步了解各國審查實務之差異。
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從美國專利法探討我國申請專利範圍減縮之更正與中介權
114-05-20我國專利法第 67 條規定專利權範圍更正之實體要件，只能減縮且不能實質變更範圍。專利審查基準對於實質變更的解釋，對於實務上常見的改寫限縮獨立請求項，規定只要不變更原請求項之發明目的，即未實質變更而可准予更正。則相信獨立請求項最大範圍會無效的公眾，所實施的產品落入更正後請求項範圍內時，對於公眾是否公平，是本文所欲探討主題。本文以美國專利法，以及具有代表性的判例法進行探討。美國再發證與再審查制度允許改寫請求項甚至提出新的請求項，但專利法對於落入變更後請求項的公眾，設有中介權制度予以保護。研究結果顯示，我國專利審查基準明顯偏向專利權人，在沒有中介權的規定下，專利審查基準將專利法更正實質變更解釋為可以改寫請求項並不適當。如果要維持專利審查基準對於實質變更之解釋，專利法必須有中介權的規定，才能維持專利權人與公眾利益的衡平。
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評析美國LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC設計專利無效案
114-05-19「Rosen-Durling 測試法」乃美國設計專利非顯而易知性判斷的核心原則，且已實際運作長達 40 年，然而，聯邦巡迴上訴法院全院聯席會在 2024 年 5 月甫出爐之 LKQ Corp. v. GM Glob. Tech. Operations LLC 案中，卻以 Rosen-Durling 測試法違反最高法院在先判決為由遭到廢棄。考量此案猶如設計專利界的 KSR 案，其影響力真的是不言而喻，本文旨在回顧及評析該案判決重點，並與我國現行運作實務進行比較。
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日本意匠申請於權利取得階段之禁反言原則
114-05-18禁反言原則不僅適用於意匠權的行使階段，也適用於權利取得的階段，即當因意匠申請案之申請人提出與過去所主張相異之另一主張而成為爭議點時，應由審查官依職權及該案實際情況以「禁反言之法理」來判斷該主張是否被允許，本文以日本智財高等法院之案例（令和 3 年（行ケ）第 10067 號）討論關於禁反言原則的適用問題，該判斷原則應也可適用於意匠以外之特許、實用新型權利取得的階段，同時，上述之判決也對意匠物品之相同或近似作出了判斷。本文基於上述判決所揭示的內容，對意匠權取得階段禁反言之法律原則的適用，以及意匠物品之相同或近似判斷進行探討，並與我國設計專利現行審查實務進行比較。
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五大專利局 AI 相關發明審查實務（上）─日本、韓國及歐洲
114-01-02五大專利局（美日歐中韓）整理相關法律、審查基準及審查案例，於 2023年 6 月刊登於五局網站，本文以該資料為基礎，並加入各局最新修訂內容，在介紹規範的過程中，也會同時進行橫向比較，以更深入了解各局差異，並作為我國經濟部智慧財產局發明專利審查實務之參考。上篇先介紹日本特許廳（Japan Patent Offi ce）、韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Offi ce）及歐洲專利局（European Patent Offi ce）之審查實務。
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五大專利局AI相關發明審查實務（下）—中國大陸及美國
114-01-02五大專利局（美日歐中韓）整理相關法律、審查基準及審查案例，於 2023年 6 月刊登於五局網站，本文以該資料為基礎，並加入各局最新修訂內容，在介紹規範的過程中，也會同時進行橫向比較，以更深入了解各局差異，並作為我國經濟部智慧財產局發明專利審查實務之參考。下篇介紹中國大陸國家知識產權局（China National Intellectual PropertyAdministration）及美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office）之審查實務。
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化學類專利記載要件審查案例探討（上）————以請求項中使用商標或商品名稱為例
113-12-10發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；申請專利範圍之記載是否適切，對於專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有重大意義。專利審查實務上對於記載要件之明確性要求，目的為使法律關係安定。因此對於符合明確性的請求項，一方面可使公眾得自由使用現有技術，一方面能對專利權人提供明確有效之保護範圍，以明確之文字界定專利權範圍，以使公眾知所遵循，以免構成侵權。化學類技術的創新，常藉由添加商品組成分以再研發，例如使用商業化觸媒或由已知的商品作為反應物以進行各種化學反應，抑或引用商業儀器進行分析檢測。為了深入了解化學類專利記載要件的審查實務，本文整理我國與專利五大局有關請求項中使用商標或商品名稱之專利審查規範，並藉由蒐集相關不符記載要件的案例，就我國與專利五大局審查實務上對於記載使用商標或商品名稱之請求項進行研析，期能使相關專利從業人員釐清化學類專利記載要件的判斷邏輯與基準，共同提升專利案件的整體品質。
9
化學類專利記載要件審查案例探討（下）————以請求項表現方式為例
113-12-10依據專利法之規定，發明專利權範圍以請求項為準，於解釋請求項時，並得審酌說明書及圖式，申請專利範圍應明確界定申請專利之發明，以作為保護專利權之法律文件，申請專利範圍可能因為語意表達不清或特定用語等表現方式導致請求項不明確或與說明書不一致，而不符合記載要件，化學類之物或方法專利，因其組成單元或是彼此之間的微小差異，使得化學成分或步驟之技術特徵與其他類別專利之技術特徵的態樣不同，若是發生化學反應，更可能導致整體結構、性質的改變，產生不同之功能、用途，因此申請專利範圍作為專利之核心，其表達與用語至關重要。對於申請專利範圍記載要件的要求，各國法規雖有相關規範，然對於申請專利範圍不符合記載要件的規定卻不盡相同，相關用語或案例可能未完全示例，端賴審查人員進行判斷，因化學類專利記載要件之審查亦須考量是否隱含化學反應，故本文就化學類專利各國不符合記載要件之審查案例及相關規定進行探討，提供專利從業人員思考，期能促進專利案件整體品質，在保護專利權人權益時能兼顧公眾的利益。
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由智慧財產案件審理法新制論專利再審查及舉發精進措施
113-12-10我國智慧財產案件審理法業經總統112 年2 月15 日修正公布，自112 年8 月30 日起施行，本次修法揭櫫9 大修正重點，為近15 年來最大幅度的修正，其中為促進審理效能，避免裁判歧異，解決實務爭議，強化訴訟紛爭解決機能，對於專利民事事件引入之制度及新增調動之規定，既多且廣，尤以對於審理專利有效性的規定，專利行政事件亦多有準用民事事件的規定，勢必影響專利舉發案審查實務運作，且基於智慧局之組織架構及業務職掌，專利再審查及舉發案件之審查人力之配置及審查能力的養成息息相關，本文乃就智慧財產案件審理法有關專利民事及行政事件重要的規定或制度加以闡述說明，評析對審理實務可能影響，並基於現行專利法架構及專利審查實務現況，探討專利再審查及舉發精進措施，希冀能符合產業需求。
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從語言學方法研究美國抗體專利揭露要求──以 Amgen Inc. v. Sanofi 案為中心
113-12-10美國聯邦巡迴上訴法院在 2017 年的 Amgen v. Sanofi 案中，推翻了美國專利及商標局過去建立以新特徵抗原測試（newly characterized antigen）判斷說明書是否符合書面描述要件的原則，而是以代表性物種測試法（representative species test）來判斷說明書是否符合書面描述要件，此判決大幅提高了抗體專利說明書要滿足書面描述要件的門檻；同時，美國聯邦最高法院在 2023 年的 Amgen v. Sanofi案中，也認定本案涉及的抗體專利未滿足可據以實現要件。上述兩件判決皆為處理相同的抗體專利案件，且針對抗體專利的專利揭露要求建立了新的標準，這對於技術程度具有高度不可預測性的醫藥專利而言，更增加了說明書撰寫的難度和不確定性。為了更清楚地了解美國法院當前對於抗體專利揭露要求的判斷標準，本文將從語言學的角度，針對前述 2017 年及 2023 年的 Amgen Inc. v. Sanofi 案件中關於專利揭露要求的議題進行研究，進而提供生物醫藥專利新的研究方向。
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專利委任書及其應記載事項之研析（上）—以我國專利實務為例
113-12-10本文經由我國法令、專利審查基準及實例分析專利申請人與代理人間代理權之委任書應記載事項及授權內容，並討論如何依委任書授與代理權之範圍確認代理人代申請人辦理專利案件相關事項行為之適法性，尤其是對申請人權益有重大影響之專利事項申請，如代理人申請解任共同代理人或其他代理人、代理人請求刪除部分專利請求項等，藉由本文研析期望讓申請人及代理人能進一步了解我國專利案件委任書授與代理權認定之規定與實務。
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專利委任書及其應記載事項之研析（下）—以專利五大局相關規定為例
113-12-10本文經由專利五大局關於專利委任書之相關法令與實務處理方式，深入討論目前各國專利之委任制度規範、須特別委任事項、委任書範本格式與應記載事項等，同時分析其與我國現行規定與實務運作方式之異同，並針對我國專利委任相關規範及制度，包括專利委任書範本之訂定、建置對應之管理機制等，提出借鏡之可行性。
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智慧財產案件審理法新制對專利舉發案件審查之影響
113-12-10智慧財產案件審理法於 112 年 1 月 12 日經立法院三讀修正通過，並自 112 年8 月 30 日正式施行，新法揭櫫 9 大修正重點，部分與智慧財產專責機關之業務關聯密切。本文主要著墨於與專利案件有關部分，特別是涉及專利有效性的舉發審查實務。針對此次修法新增的第 42 條建立司法審理與行政審查間之資訊交流、第 43 條更正再抗辯、及第 44 條徵詢專利專責機關意見等條文，分別探討其對現階段專利舉發案件審查實務的影響。
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醫藥相關發明審查基準之變革回顧
113-06-01隨著醫藥產業蓬勃發展以及研究技術不斷演進及創新，愈來愈多非傳統態樣之治療應用的相關發明陸續提出專利申請，且國際間醫藥發明審查實務亦衍生諸多特有之重要議題。經濟部智慧財產局自民國 98 年發布醫藥相關發明審查基準之後，歷年來復積極地因應國際間醫藥發明審查實務重要議題及新型態醫藥發明之可專利性加以研析，並對相關基準內容進行通盤檢討及修正，期能迎合國際審查規範並建立一致且適合我國國情之判斷準則。醫藥相關發明審查基準迄今已進行多次修正，其中包括法定不予發明專利項目中「外科手術方法」之擴大適用、新穎性判斷標準改採物之絕對新穎性概念、化合物之衍生形式之新穎性及進步性的認定、請求項標的之撰寫及其範圍解釋間之關係等，本文由審查觀點回顧醫藥相關發明審查基準歷次修正之重點，期使外界對醫藥相關發明審查實務之演進脈絡有所理解，進而提升申請醫藥相關發明專利之品質。
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專利權期間延長審查基準之變革回顧
113-06-01我國於 1994 年修正專利法時導入醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權期間延長制度。與專利權期間延長制度相關之法規包括依據專利法授權訂定之「專利權期間延長核定辦法」以及「專利權期間延長」審查基準。由於延長審查基準之規範涉及中央目的事業主管機關相關法規或查驗登記實務作業之變動有關，須時時關注並配合滾動修正相關規定，故延長審查基準迄 2023 年止之修正達 6 次之多。本文以醫藥品為中心，回顧延長審查基準歷次修正之重點，期使外界理解醫藥品延長審查實務規定演進之脈絡。
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專利審查實務發展與基準變革─電腦軟體相關發明篇
113-06-01基於電腦軟體相關發明的特殊性，專利審查基準特別訂定一獨立章節，說明各專利要件之審查方式及注意事項。自民國 87 年以來，「電腦軟體相關發明」審查基準歷經了 4 個版本，本文針對各版本逐一介紹其修訂重點及緣由，回顧審查實務之變革歷程。
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生物相關發明專利制度之回顧─聚焦於專利法規
113-06-01專利法施行至今，生物相關發明專利制度歷經了多次的修正及變革，其中以民國 83 年為配合加入關稅暨貿易總協定（General Agreement on Tariffs andTrade；現為世界貿易組織，World Trade Organization），專利法做了大幅度的修訂，而最重要的是開放了微生物新品種專利，此為生物相關發明專利的重要里程碑，自此 30 年來，相關的細則、辦法及實體審查基準等因應而生，近年來亦不斷參考我國生物相關發明審查實務上之課題、產業界的需求、各國專利法及審查基準走向、法院判決等，而適時做專利法、審查基準、辦法之修正。本文主要從專利法及實體審查基準之歷年沿革來介紹生物相關發明專利制度。
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專利審查實務發展與變革—發明篇
113-04-24本文簡介專利法公布 80 週年以來，發明專利審查實務的重要發展與變革，包括微調發明之定義、逐步擴大發明專利之保護標的、修正喪失新穎性之事由、鬆綁優惠期相關要件、導入優先權、放寬申請人主動提出修正之時間限制、引進最後通知及誤譯訂正、限制舉發階段專利權人得提起更正之時機、擴大核准後分割之適用等。本文亦介紹近年來相關審查基準之重要修正，包括物之新穎性的認定改採絕對新穎性、建立客觀化進步性判斷標準以及調整發明單一性之判斷方式等。作者 : 莊智惠作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。
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專利審查實務發展與變革—新型篇
113-04-24新型專利制度創設目的，主要係保護物品之創作，該制度與發明及設計專利間，規範雖各有不同，然三者皆以驅動科技創新為目的，共同支撐起專利保護之完善架構，彼此具有相輔相成關係，以期全面保障申請人權益。本文回顧專利法公布 80 週年以來，審查實務的重要發展與變革，包括介紹申請案實體審查時期之審查要件及保護標的等，其次介紹申請案形式審查制度之成因及其影響，此為該制度迄今最為重大之變革，對此，本文簡介審查要件、標的適格性、更正制度相關實務、一案兩請權利接續等，說明立法意旨及其實務特點，並概述新型專利技術報告之作用及其內容，藉由上述導覽整體制度沿革，期可供外界掌握實務脈動。作者 : 劉正旭 *、陳志弘 *** 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利高級審查官。 ** 作者現為經濟部智慧財產局專利爭議審查組專利審查官。