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參數界定物之請求項於歐洲專利審查基準變革的研析
2019 年歐洲專利審查基準修訂了部分章節，涵蓋了新穎性、進步性及明確性。針對明確性的判斷，修改了方法請求項中目的用語及參數的明確性。其中關於參數界定物之請求項的記載要件及專利要件，係根據T 0849/11 判決案內容而新增新的判斷準則，以利審查見解一致；並新增了罕見參數章節，其係配合近年來申請人偏好使用複雜之參數來界定請求項範圍，舉出兩種罕見參數主要類型及可允許使用的例子，供申請人理解罕見參數的揭露方式如何符合記載要件規範以及與先前技術產生足夠之區別以符合專利要件規範。另外，修訂後參數之明確性章節中指出參數界定物之記載要件判斷亦須符合相關的一般性規定，如充分揭露及明確性、缺乏支持與未充分揭露的內容。綜上所述，本研究基於2019 年歐洲專利審查基準中參數之明確性章節部分之修改、其引述參數界定相關的記載要件及專利要件章節、及重要判決之內容，進行研究分析以供各界參考。作者 : 鄭宇辰、李惟德、鄭詠文經濟部智慧財產局專利助理審查官、經濟部智慧財產局專利審查官、經濟部智慧財產局專利助理審查官 - 62
人工智慧應用型專利之請求項明確性要件──以功能界定請求項為中心
當前人工智慧技術之發展已成為國際趨勢；然而，人工智慧技術發展過程中，相關法制層面的需求也日益增加。在這之中，人工智慧發明之專利性議題有進一步研究之重要性。在人工智慧時代下，功能界定請求項因其符合人工智慧發明之特性而被廣泛應用，惟我國功能界定請求項之相關規範尚有未盡完善之處，例如功能界定請求項之認定方式為何、功能界定請求項之明確性要件為何等。據此，本文以功能界定請求項之認定及明確性要件為研究重點，檢視美國及我國相關規範與實務，並討論現行規範對人工智慧專利申請之影響。作者 : 黃盈笛國立清華大學博士班學生 - 63
電腦軟體相關發明之功能界定及目的描述特徵請求項之各國審查比較研究（下）──日本、韓國及中國大陸
電腦軟體為演算法之實現，本質為方法步驟，在請求項中常以功能、用途或目的來界定，可能出現在請求項的前言部分，或以功能性用語的方式來描述特徵。對此類發明，於各國專利局有不同的規範與審查方式，本文接續介紹日本、韓國與中國大陸之相關規範，具體呈現對功能界定請求項與用途界定請求項之思考判斷標準，並且，進一步歸納五大專利局與我國於相關規範之比較分析，期能使相關專利從業人員了解各專利局之判斷方式，對於電腦軟體相關發明使用功能來界定技術特徵或界定目的、用途時，更能清楚得知其權利範圍及限制，並合理預期審查結果。作者 : 沈佳瑾、施佩君、莊宗翰經濟部智慧財產局專利審查官、約聘專利審查委員、專利助理審查官 - 64
電腦軟體相關發明之功能界定及目的描述特徵請求項之各國審查比較研究（上）──我國、美國及歐洲
電腦軟體為演算法之實現，本質為方法步驟，在請求項中常以功能、用途或目的來界定，可能出現在請求項的前言部分，或以功能性用語的方式來描述特徵。對此類發明，於各國專利局有不同的規範與審查方式，本文先介紹我國、美國與歐洲之相關規範，由我國切入先讓讀者對於此類特徵目前於我國之審查方式有基本認識，再接續介紹美國與歐洲對功能界定請求項與用途界定請求項之審查判斷標準，期能使相關專利從業人員了解我國、美國與歐洲專利局之審查規範，對於電腦軟體相關發明使用功能來界定技術特徵或界定目的、用途時，更能清楚得知其權利範圍及限制，並能合理預期審查結果。作者 : 沈佳瑾、廖國智、李榮祥經濟部智慧財產局專利審查官、專利助理審查官、專利助理審查官 - 65
初探人工智慧作為發明人之爭議（上）──以歐洲、英國及美國為例
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初探人工智慧作為發明人之爭議（下）──以中國大陸、日本、韓國及我國為例
關於史蒂芬．L.．泰勒自2018年10月17日起，陸續於英國、歐洲及美國以人工智慧系統「DABUS」為發明人提出之專利申請案件。歐洲專利局、英國智慧財產局及美國專利商標局已陸續作成駁回或不受理申請案的處分。是本篇將就尚未對以人工智慧作為發明人之專利申請案件做出公開處分或決定的專利權責機關，如中國大陸國家知識產權局、日本特許廳及韓國智慧財產局等，詳述其國內相關法規規定及評估其可能之結果。另詳述我國現行法規對人工智慧作為發明人法律及實務上的限制，並針對在現行法制規範下，人工智慧是否可作為發明人之疑義，提出本文的結論與觀點。作者 : 吳欣玲、邱俊銘、李頤澤經濟部智慧財產局專利一組科長、專員、科員 - 67
探討醫藥專利禁反言──以美國判決為基礎
醫藥專利侵權訴訟中，禁反言的提出可作為限制專利權人均等論的有效手段，專利權人則會以抗辯禁反言來再次涵蓋被控侵權物，本文選出四篇美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuits，CAFC）與禁反言相關的訴訟案例，對於醫藥專利之禁反言做詳細探討。藉由本文可知醫藥專利禁反言的類型，及對於禁反言之抗辯。期藉由本文使製藥產業更能了解禁反言所帶來之影響以更為謹慎地面對。作者 : 郭廷濠美迦藥局藥師 - 68
醫藥相關發明審查基準修正重點及第二非醫藥用途請求項的撰寫與審查之研究
109年版醫藥相關發明審查基準修正內容主要包括：修正「人類或動物之診斷方法」的定義、列舉7種常見請求項涵蓋治療及非治療方法之態樣及新增注意事項；新增醫藥第二用途新穎性、進步性之判斷等內容，除原則性介紹外，亦新增相關案例內容予以說明。再者，就第二非醫藥用途1 請求項之撰寫及專利要件的審查，介紹歐洲專利局（European Patent Office，EPO）之審查實務及相關案例，並提出具體建議。作者 : 簡正芳經濟部智慧財產局專利高級審查官 - 69
第二醫藥用途發明判決研析——著重在非以新適應症為技術特徵
第二醫藥用途係針對已知藥物找出新的用途，該用途並不限於治療新的適應症，亦包含治療已知疾病之新使用劑量、給藥方案、給藥途徑、特定病患族群等特定的治療應用等，此類型的申請案有日漸增多的趨勢，於判斷新穎性及進步性時有很大的探討空間，歐洲專利局技術上訴委員會（the Boards of Appeal of the European Patent Office，下稱EPO 技術上訴委員會）已有許多關於第二醫藥用途發明的案例，而美國有針對涉及自然法則之給藥方案發明訴訟案，探討其專利適格性的問題，本文擬整理重要決定或判決之重要見解，以供實務參考。作者 : 吳祖漢經濟部智慧財產局專利審查官 - 70
研析專利核駁後複審採行前置審查（下）──中國大陸及其與日、韓之差異
專利申請案件經中國大陸國家知識產權局（The China National Intellectual Property Administration，CNIPA）核駁審定後，申請人得向專利複審委員會（下稱複審委員會）提起核駁複審，該程序定位為申請人對處分不服之行政救濟程序。在此複審程序中，無論修正與否，皆進行前置審查。此前置審查程序不直接作出核准或核駁審定，僅出具意見交付複審委員會審理。複審委員會審理後之處分包含：一、可作出審判請求不成立，維持原核駁之決定；二、審判請求成立，撤銷原核駁之決定，並發回審查部門審查。故複審委員會握有處分決定權。本文進一步比較日本、韓國及中國大陸相關制度，評析前述三者特點。前述三者相關制度雖有差異，惟前述相關制度皆可達到提升審查效率、減少訟源及快速獲知結論等優點，可收一舉數得之實效。作者 : 張志強、呂正仲智慧財產局專利助理審查官、智慧財產法院技術審查官 - 71
研析專利核駁後複審採行前置審查（上）──日本前置審查及韓國再審查
申請人向日本特許廳（Japan Patent Offi ce，JPO）或韓國智慧財產局（Korean Intellectual Property Offi ce，KIPO）所提發明專利於核駁審定後，如申請人仍有 不服而欲提起審判時，有相當高比例會伴隨修正，以期克服原核駁理由。對此， JPO 設置前置審查制度，當申請人申請審判請求（Request for Trial）且一併提起 修正時，則該申請案進入前置審查；若申請時未一併提起修正時，則該申請案直 接進入合議庭審理。在前置審查階段，如判斷可符合專利要件，則核准審定且撤 銷原核駁審定。相較之下，KIPO 則分別設置再審查（Re-Examination）及審判請 求兩行政救濟管道，申請人僅得就再審查程序及審判程序兩者擇一申請，申請人 如欲申請再審查，則應一併提出修正。 日、韓藉此制度，先交付原審查人員進行審查，由於該審查人員已相當熟悉 該案件審查歷程，可快速且有效率地處理案件，並減少後續審判庭之承辦案量， 既可兼顧品質又能達到加速處理案件之成效。韓國再審查 作者: 彭裕志 *、陳榮茂 *、呂正仲 *** 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。** 作者曾任經濟部智慧財產局專利審查官兼科長，現為智慧財產法院技術審查官。 - 72
抗體相關發明之專利審查實務分析
近年抗體（antibody）藥物發展快速，抗體相關發明之專利申請及布局日益重要。然而，目前如美國、歐洲等對於抗體專利之審查實務上存在差異。本文將抗體相關發明依其抗原或相關抗體是否成為先前技術背景下，區分為結合新抗原或新抗原決定位之抗體、已知抗原開發不同結合特性之單株抗體、改良之單株抗體、雙特異性抗體及抗體藥物結合物（Antibody Drug Conjugates，ADC）等態樣，檢視美國、歐洲及我國抗體專利之審查標準及其差異性，並提供相關案例進行討論，進而歸納抗體發明專利審查要件及建議。作者 : 吳姵諄、張茜毓、黃教威、陳世芹、張維纓、林佳慧專利助理審查官 專利助理審查官 約聘專利審查委員 專利助理審查官 專利助理審查官 專利高級審查官 - 73
歐、美、日及中國大陸之數值範圍修正探討與研析
於請求項（或說明書）中新增新的數值範圍或將請求項（或說明書）中之一數值範圍修改成一新的數值範圍之「數值範圍修正」係實務上常見之修正態樣，而在判斷數值範圍修正是否超出申請時之說明書、圖式及申請專利範圍所揭露內容時，往往較一般文字修正之判斷更為複雜。目前國外對數值範圍修正均有所規範，但判斷方式略有所差異，為利專利申請人及相關從業人員能熟悉國外數值範圍修正規定及其特色，本文彙整歐、美、日及中國大陸之數值範圍修正之相關規範及案例，並將該等案例以實務上常見之「依據說明書所揭露之通常範圍及較佳範圍之修正」、「兩組以上數值範圍之組合之修正」及「依據說明書（或實施例）所揭露之數值之修正」三種類型予以分類並進行研析與探討。作者 : 梁雅閔、謝緯杰、王耿斌專利助理審查官 專利審查官 專利高級審查官兼科長 - 74
調解在智慧財產權領域的發展──聯合國、世界智慧財產組織及歐洲單一專利法院制度
在紛爭解決上，調解及仲裁等訴訟外紛爭解決機制（Alternative dispute resolution，ADR）相較於訴訟在時間及費用上更為經濟，當事人對於納入爭端解決的範圍、程序如何進行及協議內容的安排，有更大的自主性，且對於程序的進行與結果，得依當事人間協議保有秘密性。尤其智慧財產爭議，往往涉及專業技術、業務機密、長期商業關係及跨越不同司法管轄領域的性質，訴訟外紛爭解決機制較提起訴訟更有利於紛爭的即時、有效解決，因此國際智慧財產權相關組織持續致力於相關措施的推廣利用。尤其調解係由中立的第三方協助紛爭當事人進行有效的協商，當事人主要就其利益為考量，而非爭執法律上的對錯，因此有助於平和達成令各方當事人滿意的和解。惟和解協議一般而言只是當事人間的契約，若一方不遵守，他方只能以違反契約為由向法院提起訴訟，在取得法院判決後再據以執行，使得調解協議存在執行面的不確定性，影響調解的利用。因此2018 年12 月20 日聯合國第73 屆大會通過「關於調解所產生的國際和解協議公約（United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation）」，簡稱為「新加坡調解公約（Singapore Convention on Mediation）」，以改善調解協議的跨境執行問題。本文將介紹調解在聯合國、世界智慧財產組織及歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，UPC）的發展情形，期能作為國內考慮發展相關法制及權利人、調解相關服務提供者之參考。作者 : 董延茜經濟部智慧財產局國際事務及綜合企劃組科長 - 75
2019 年韓國食品設計審查基準修正重點介紹
為了搶食商機無限的食品市場，韓國政府自2008 年就開始積極推廣「韓食世界化」概念，希望將「韓食」送上你我的餐桌。另一方面，由於許多食品設計本身就是取材自「自然物」，這與設計專利講求保護「人造物」外觀的理念背道而馳，同時也導致韓國食品註冊設計申請案的核准率遠低於其他產業。基於上述的政策驅力及審查上的難題，韓國智慧財產局於2019 年新修正的設計審查基準中，爰就食品設計審查進行專章規範，而和食品設計具有高度文化意涵的字型設計，同樣另設專章說明，本文僅就韓國食品設計審查基準進行介紹。作者 : 徐銘夆智慧財產局專利一組專利高級審查官 - 76
設計專利圖式明確且充分揭露之判斷
關於申請設計專利，我國專利法第126條第1項規定：「說明書及圖式應明確且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能了解其內容，並可據以實現。」即專利說明書及圖式應符合「可據以實現」要件，否則無法取得設計專利，並且可能構成舉發事由。然而，對於設計專利之說明書及圖式應揭露至何等程度始符合可據以實現要件，我國在申請實務上與其他國家（例如美、日）具有部分差異，造成國外設計專利申請案在我國申請設計專利時的困擾。本文針對申請設計專利所送圖式是否視圖不足及應提交的視圖，就我國及國外設計專利之審查基準及案例，討論關於「說明書及圖式明確且充分揭露」之規定。作者 : 劉信邦專利一組專利審查官 - 77
更正及審定後分割之審查實務變革
為提升專利舉發案件之審查效能及考量專利申請人專利布局之需要，我國於108年通過專利法部分條文之增修，其重點為確實掌控舉發案件審查期程，避免被舉發人率提更正而延宕審查，損及兩造權益，因此就專利權人得申請更正之期間予以限制。另擴大專利分割申請之適用範圍，發明於初／再審核准審定書（新型於核准處分書）送達後3個月內仍可申請分割。此外，對於因形式審查取得專利權之新型專利能有實質完善其專利權範圍之機會，本次專利法之修正特別將新型專利權之更正審查改採實體審查方式，此一變革除有利於新型專利確定其權利內容外，亦賦予新型專利權人能藉由更正而避免在新型專利技術報告中獲致不利的評價，或作為新型專利在面臨民事、行政爭訟等事件中發生有效性爭議時的防禦手段。作者 : 陳忠智專利三組專利高級審查官 - 78
審查期間第三方意見之處理研究
專利權之授與攸關全體社會之利益，為使專利申請人及審查機關之外的第三方能充分表達意見，各國專利之公眾審查制度已行之有年，其中包括審定前之第三方意見（Third Party Observations 或Pre-issuance Submissions，簡稱TPO）、審定後之異議程序與舉發程序。我國自92年刪除異議程序後，專利法對於公眾審查機制有關專利核准（領證）前的第三方意見處理，直至102年1月1日施行之專利法施行細則第39 條方有明確規定。目前我國專利初審案平均審查期間已大幅縮短至14 個月，在推動持續優化審查品質及效能精進方案的目標下，公眾審查制度之第三方意見提供更顯重要。本文研析主要國家於專利審查階段對發明專利公開後第三方意見之相關規定及做法，針對在我國現行法令及審查環境下，如何處理第三方意見，提出思考方向及建議。作者 : 陳繹安、林坤隆、林明立、黃泰淵專利助理審查官、專利審查官、專利審查官兼科長 - 79
美國專利書面說明要件判決對生技產業的潛在影響——以抗體技術領域為中心
生物技術相較其他領域具有高度不確定性，美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）在2017 年Amgen Inc. v. Sanofi 案廢棄新特徵抗原測試法，顯著提高書面說明的專利要件標準，此恐阻遏抗體技術領域等生技產業的研究投入與永續發展。本文整理美國書面說明要件重要判決，研究此要件適用在抗體技術發明之審查標準，提出美國法院判準對生技產業發展的潛在影響，以為我國借鏡。作者 : 李秉燊美國杜克大學法學院訪問學者、國立交通大學科技法律研究所博士候選人 - 80
專利核准後分割之申請趨勢及法規實務分析
102年1月1日施行之專利法（下稱102年專利法）第34條，首度放寬申請人得於發明專利核准審定後申請分割，此一類型之分割申請案數量即大量出現並逐年遞增，目前已躍居分割申請案之主要類型，由統計數據亦顯現，此為產業界進行專利布局之一項重要策略。108年5月1日修正公布之專利法（下稱現行專利法）於同年11月1日施行，進一步擴大核准審定後申請分割之適用範圍及期限，可預見其仍將成為申請人未來申請分割之重要方式。本研究首先針對以往發明專利核准後分割申請案之申請態樣進行研究及分析，希望能夠了解產業界之專利布局策略，其次檢視外國分割申請的相關法規制度，並提出比較說明。作者 : 吳俊逸、林佳慧、邱元玠、鍾瑞元、邱迺軒專利審查官兼科長、專利審查官、專利助理審查官
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